Fasc. 7404 : CESSION DE MARQUE . – Formule

Fasc. 7404 : CESSION DE MARQUE . – Formule

Date du fascicule : 22 Décembre 2016
Date de la dernière mise à jour : 22 Décembre 2016
Olivier Thrierr – Mandataire agréé auprès de l’EUIPO – Conseil en propriété industrielle – Cabinet Tmark Conseils – Associé – Enseignant au CEIPI
Sophie Havard Duclos – Avocat à la cour – Cabinet Laude Esquier Champey – Associée
PRESENTATION GENERALE
Réserves

Les parties doivent minutieusement examiner le contexte et les spécificités de la cession de marque envisagée, préalablement à la négociation, la rédaction et la signature du contrat. La formule de contrat de cession de marque ci-après constitue une source d’inspiration, un outil permettant de guider les parties en leur évitant d’omettre une clause déterminante, mais en aucun cas un contrat type susceptible d’être reproduit sans adaptation, modification et/ou ajouts de dispositions tenant aux spécificités de chaque opération.

La mise en garde formulée par le professeur Mousseron dans son ouvrage Technique contractuelle rappelle opportunément les limites de ce type de formules de contrat et surtout l’usage qui peut en être fait : « les instruments préfabriqués – le surgelé contractuel – ne manquent pas (…) » (J. M. Mousseron, Technique contractuelle : Éd. Juridiques Lefebvre 1988, n° 292).

Les parties auront donc intérêt à se faire assister de leurs services juridiques et/ou de leurs conseils tout au long de la négociation puis lors de la finalisation de la cession et enfin de l’exécution du contrat. Cette attention particulière se justifie d’autant plus que la récente et importante réforme du droit des obligations s’applique au contrat de cession de marque (V. par exemple les notions de devoir d’information à l’occasion des négociations précontractuelles et de confidentialité des pourparlers (i), de bonne foi des parties (ii), de « contenu » du contrat (iii), de nullité (iv), etc. : Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016 : JO 11 févr. 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016). Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois, il y a lieu de relever que certaines dispositions de la loi nouvelle s’appliquent aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, et en particulier les dispositions relatives au pacte de préférence ou à la nullité du contrat (V. O. Thrierr, Réforme du droit des contrats : quelles conséquences en matière de marques ? : Propr. industr. 2017, alerte 1).

Nature

La cession de marque est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes consistant et matérialisé en un contrat synallagmatique à titre onéreux par lequel le(s) titulaire(s) d’une marque transfère(nt) tout ou partie de ses (leurs) droits sur ladite marque à un (ou des) tiers pour un prix convenu entre les parties (CPI, art. L. 714-1. – C. civ., art. 1101, 1102, 1106 et 1107). La cession est dite partielle lorsqu’elle porte seulement sur une partie des produits et/ou services pour lesquels la marque est protégée. Elle ne peut en aucun cas comporter de limitation territoriale (CPI, art. L. 714-1).

La cession s’apparente à la vente (C. civ., art. 1582 s.). Portant sur un meuble incorporel, elle est soumise au régime du contrat spécial de la vente, complété par les règles spécifiques du Code de la propriété intellectuelle (obligation d’un écrit, liberté, portée territoriale et publicité de la cession).

Elle se distingue d’autres opérations juridiques emportant le transfert de la marque (donation, legs, fusion, apport, scission, transfert forcé, mutation par décès) mais aussi de la licence qui n’a quant à elle pas pour effet de transférer les droits sur la marque (il s’agit d’une simple concession d’exploitation : autorisation donnée à un tiers d’utiliser la marque selon des modalités et pour une durée déterminée dans le contrat).

Échange de consentements

La cession de la marque se réalise du fait de la rencontre du consentement des parties sur la chose et le prix (C. civ., art. 1128 (anciennement art. 1108) et 1229). L’écrit est néanmoins obligatoire (V. Écrit). La partie ayant exprimé son intention de ne plus acheter la marque peut donc faire l’objet d’une action en exécution forcée de la vente (Cass. com., 19 juin 2007, n° 06-15.899 : JurisData n° 2007-039730). La nécessité pour les parties de faire preuve de bonne foi au stade des discussions précontractuelles se trouve renforcée par la récente réforme du droit des contrats (V. Réserves).

Cession licite

Conformément au droit commun, un contrat de cession de marque ne doit pas revêtir de caractère frauduleux et ne peut déroger aux règles qui intéressent l’ordre public (C. civ., art. 6, 1102, 1162).

Les cessions de marque conclues dans le seul dessein de pouvoir opposer des droits antérieurs à un concurrent afin de paralyser son activité (CA Paris, 1er déc. 2000 : PIBD 2001, n° 719, III, p. 237) ou de faire échec à l’action en contrefaçon engagée par celui-ci (CA Paris, pôle 5, 1re ch., 7 déc. 2011, n° 09/28317 : JurisData n° 2011-033778) sont déclarées frauduleuses et, par voie de conséquence, inopposables audit concurrent.

Une cession portant sur une marque dont l’enregistrement a été effectué en fraude des droits d’un tiers est, par « ricochet », inopposable au tiers (CA Paris, Pôle 5, 2e ch., 6 déc. 2013, n° 11/18793 : PIBD 2014, n° 1002, III, p. 238).

Au contraire, n’est pas frauduleuse l’acquisition d’une marque pour conforter les droits du cessionnaire sur une dénomination qu’il exploite déjà (Cass. com., 25 avr. 2006, n° 04-15.641 : JurisData n° 2006-033209 ; PIBD 2006, n° 834, III, p. 503).

Cession libre

La cession est possible indépendamment de celle du fonds de commerce auquel la marque peut appartenir (CPI, art. L. 714-1).

En cas de cession d’un fonds de commerce, il convient de préciser de façon expresse le sort de la (des) marque(s). À défaut de mention expresse et écrite de la marque parmi les éléments incorporels cédés, le cessionnaire du fonds de commerce risque fort de se voir dénier la propriété de la marque attachée à ce fonds (Cass. com., 29 janv. 2002 : PIBD 2002, n° 742, III, p. 226. – Cass. com., 6 mai 2009, n° 07-21.242 : JurisData n° 2009-048200).

Intransmissibilité (marque collective de certification)

Seules les marques de fabrique, de commerce ou de service peuvent faire l’objet d’une cession.

La marque collective de certification ne peut faire l’objet d’aucun transfert de propriété si ce n’est en cas de dissolution de la personne morale qui en était titulaire et sous certaines conditions précisées par le Code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 715-2).

1° Forme, conditions et modalités de la cession
Écrit, signature et date

Les parties doivent impérativement conclure la cession par un écrit (condition ad validitem – CPI, art. L. 714-1, al. 4).

La cour d’appel de Paris a rappelé « que l’article L. 110-3 du Code de commerce prévoit, certes, l’admission de la preuve par tous moyens mais ajoute “à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi” et qu’en dispose autrement l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle qui exige, pour la validité d’un acte de cession de marque, un écrit, ceci quand bien même il s’agirait d’un acte entre commerçants selon la doctrine de la Cour de cassation » (CA Paris, Pôle 5, 2e ch., 11 avr. 2014, n° 13/11620 : JurisData n° 2014-009146) ;

Ainsi, la cession doit, pour être valable, être constatée dans un contrat écrit (acte sous seing privé ou acte authentique), lequel peut être électronique (C. civ., art. 1366).

La loi n’impose pas la signature d’un acte authentique.

Il est établi autant d’exemplaires originaux du contrat qu’il y a de parties au contrat, le plus souvent deux (C. civ., art. 1375 (anciennement art. 1325)). À défaut, le document ne vaut que comme commencement de preuve par écrit (Cass. 3e civ., 23 janv. 1991 : Bull. civ. III, n° 35).

Le contrat de cession doit être signé par les parties ou par leur représentant (V. Cass. com., 4 mars. 2003 : D. 2003, p. 947 et Parties). La signature du contrat atteste de l’identité des parties et manifeste leur consentement aux obligations qui découlent de l’acte (C. civ., art. 1367 (anciennement art. 1316-4)).

La date à laquelle le contrat est signé par les parties doit être apposée sur le contrat (Cass. crim., 23 mai 2013, n° 12-82.199 : JurisData n° 2013-010055 , pour une condamnation des parties à un contrat de cession de marque pour faux en écriture privée et complicité du fait de l’apposition d’une fausse date dans le but de persuader le futur liquidateur, les autres créanciers puis le tribunal de commerce que la cession était un acte de bonne gestion réalisé le plus loin possible de la période suspecte précédant le dépôt de bilan de l’une des parties, date fausse qui devait avoir des conséquences juridiques de nature à nuire aux autres créanciers. – V. également CA Paris, Pôle 5, 1re ch., 30 juin 2015, n° 14/03937, pour apprécier les conséquences juridiques d’un contrat non daté, à savoir, en l’espèce l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon engagée par le cessionnaire, faute de pouvoir rapporter la preuve de l’existence du cédant (une société liquidée) à la date de la cession).

L’absence d’écrit est sanctionnée par la nullité absolue – et non pas relative – de la cession (CPI, art. L. 714-1, al. 4. – Cass. com., 20 déc. 1988, n° 87-13.118 : JurisData n° 1988-702864 ; JCP G 1989, IV, 70. – Cass. com., 7 avr. 1992, n° 90-14.272 : JurisData n° 1992-000793). La nullité de la cession doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord (le législateur n’impose aucune forme aux parties qui constateraient la nullité du contrat conformément à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. – C. civ., art. 1178).

La marque cédée doit être identifiée avec précision pour éviter toute contestation quant au contenu (l’objet) et/ou la portée du contrat et pour permettre l’inscription de la cession dans le Registre national des marques (RNM) (V. Inscription au Registre national des marques). Seront mentionnés outre la marque elle-même, son numéro d’enregistrement, sa date de dépôt, d’enregistrement, le cas échéant de renouvellement ainsi que les produits et/ou services pour lesquels elle est cédée (V. Portée et étendue).

Titre

Les parties peuvent décider d’intituler le contrat. Le titre « Contrat de cession de marque » permet d’identifier sans ambiguïté la nature de l’opération et de déterminer le régime juridique qui lui est applicable. Le juge n’est toutefois pas lié par l’imprécision ou l’incorrection du titre et peut requalifier le contrat au regard des obligations des parties (CPC, art. 12, al. 2).

Parties (identification et capacité)

Les parties au contrat peuvent être des personnes physiques ou morales (capables de contracter). Elles doivent être identifiées avec soin dans le contrat. À titre d’illustration, la formule de contrat ci-après comporte une personne physique (le cédant) et une personne morale (le cessionnaire).

Les personnes physiques doivent être identifiées par leur nom, prénom(s), date et lieu de naissance, adresse. Les personnes morales sont identifiées par leurs dénomination sociale, nationalité, forme juridique, adresse de leur siège social, numéro d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, nom et qualité du représentant légal autorisé à les engager contractuellement.

Les personnes morales contractent par l’intermédiaire des personnes physiques qui les représentent. La réforme du droit des obligations de 2016 (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, préc.) contient une nouvelle procédure d’interrogation ouverte au tiers qui aurait un doute sur l’étendue du pouvoir du représentant d’une personne morale avec laquelle il envisage de contracter au terme de laquelle et à défaut de réponse dans un délai raisonnable, le représentant est réputé habilité à conclure l’acte (C. civ., art. 1158).

L’identification des parties doit être précise et complète : c’est à partir d’elle que s’apprécient la capacité des parties (i), leurs obligations respectives (ii), la validité de la chaîne des titres (iii).

Aucune qualité n’est requise quant à l’activité des parties. Il est suffisant qu’elles puissent contracter (C. civ., art. 1594). Ne disposent pas de cette capacité les mineurs non émancipés ainsi que les majeurs protégés au sens de l’article 488 du Code civil (C. civ., art.1145 à 1152 (anciennement art. 1123 et 1124)).

Le cessionnaire a tout particulièrement intérêt à s’assurer de la capacité du cédant, et en cas d’incapacité d’exercice de ce dernier, de l’autorisation ou de l’assistance donnée par le tiers qui le représente.

À défaut, le contrat pourra être annulé par le juge sans que le prix payé par le cessionnaire lui soit nécessairement restitué, la personne protégée pouvant ne restituer que ce qui a tourné à son profit (C. civ., art. 1144, 1152, 2224 (anciennement art. 1304) et 1151, 1352-4 (anciennement art. 1312)).

Le cessionnaire devra, par ailleurs, vérifier lorsque le cédant est une personne physique si son régime matrimonial l’autorise à céder librement la marque (C. civ., art. 1421 s.). Dans l’hypothèse où la cession outrepasse les droits du cédant (personne physique) sur la marque, l’époux de ce dernier pourra en demander l’annulation dans un délai de deux années après qu’il a eu connaissance de l’opération – sauf ratification par le conjoint (C. civ., art. 1427).

Lorsque l’une des (ou les) parties est (sont) représentée(s) par un tiers dans le contrat de cession – personne physique mineure non émancipée, personne protégée, personne morale –, l’autre partie devra s’assurer du pouvoir du représentant à signer l’acte (V. en particulier les dirigeants sociaux autorisés à représenter une société identifiés par la loi ou ses statuts voire le représentant désigné par une décision judiciaire en cas de redressement ou de liquidation judiciaire). En dehors de l’hypothèse du « mandat apparent », la cession pourra être annulée si le représentant ne disposait pas du pouvoir de signer l’acte (C. civ., art. 1984. – V. Cass. 1re civ., 29 avr. 1969 : JCP G 1969, II, 15972).

En cas de copropriété de la marque dont la cession est envisagée, le cessionnaire doit, préalablement à la signature du contrat, s’assurer de l’accord de l’ensemble des copropriétaires pour acquérir la totalité des droits. À défaut, il ne devient propriétaire que des droits détenus sur la marque par le (ou les) copropriétaire(s) cédant(s) pour autant que les autres coïndivisaires aient renoncé à exercer le droit de préemption et de substitution dont ils bénéficient conformément au droit commun (C. civ., art. 815. – TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 4 déc. 2014, n° 12/16784 , le cessionnaire de 50 % des droits sur une marque en copropriété ne pouvant se prévaloir de sa propre négligence pour arguer de la nullité de la cession) et sous réserve de toute disposition contraire d’un éventuel accord de copropriété qu’il devra examiner avec soin. À supposer qu’il accepte le principe de la copropriété, le cessionnaire aura donc fortement intérêt à solliciter et examiner à titre préalable l’éventuel accord de copropriété portant sur la marque tant pour vérifier les conditions de la cession d’une quote-part de propriété de la marque que les modalités de la copropriété par laquelle il pourrait se trouver ultérieurement lié. Les parties à la négociation ont tout intérêt à convenir des conditions de cette communication et de non-divulgation aux tiers de l’accord de copropriété par la conclusion d’un accord de confidentialité. En l’absence d’accord de copropriété, elles auront intérêt à signer un tel accord. À défaut, la copropriété relèvera en effet du régime de droit commun de l’indivision (C. civ., art. 815).

Préambule

Il est destiné à préciser les circonstances de l’opération et à permettre d’interpréter la volonté des parties au moment de la signature du contrat, notamment en cas de divergence d’interprétation ultérieure voire de litige. Les parties auront intérêt à y préciser toute spécificité afin d’éviter toute ambiguïté ultérieure. Car le législateur privilégie la commune intention des parties plutôt que le sens littéral des termes du contrat aux fins d’interprétation de celui-ci (C. civ., art. 1188).

Déclarations et information

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a introduit une obligation pour les parties à un contrat de négocier de bonne foi (C. civ., art. 1112). Elles doivent, en outre, communiquer les informations déterminantes du consentement de leur cocontractant si, légitimement, ce dernier les ignore ou fait confiance à son cocontractant (C. civ., art. 1112-1). En pratique, ce devoir d’information incombe surtout au cédant dans le cadre d’un contrat de cession de marque.

Il est essentiel que le cessionnaire obtienne du cédant l’ensemble des informations dont celui-ci dispose sur la marque cédée et, en particulier, le statut de la marque, les produits et services qu’elle désigne et son étendue territoriale, et s’assure de la titularité des droits que son cocontractant entend céder. Lorsque la cession porte sur un nombre de marques limité, il est recommandé d’annexer au contrat un certificat d’enregistrement et un extrait récent des inscriptions relatives à la (ou aux) marque(s) cédée(s) (pour un exemple de sanction du manquement à l’obligation de bonne foi du cédant : CA Nîmes, 19 mars 2015, n° 13/02115 : nullité de la cession des marques – qualifiées d’« inexistantes » par la cour – qui n’avaient pas été déposées auprès de l’INPI et au surplus avait déjà fait l’objet, pour l’une, d’un enregistrement par un tiers, aucune faute ne pouvant être reprochée au cessionnaire, même conseillé par un professionnel du droit. – V. contra et s’agissant d’une cession d’une marque en copropriété : TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 4 déc. 2014, n° 12/16784, préc., qui a considéré comme valable la cession intervenue alors même qu’il n’était pas établi que le cédant avait expressément informé le cessionnaire du fait qu’il ne détenait que la moitié des droits sur deux des trois marques objets de la cession : « Les relevés des certificats d’identité de marques sont des documents aisément accessibles et qui sont les documents de base à consulter dans le cadre d’un projet d’acquisition de marques. Monsieur V ne peut donc se prévaloir de sa propre négligence pour arguer aujourd’hui d’une nullité relative entachant le contrat de cession qu’il a signé »).

D’autres déclarations, relatives à l’absence de sûretés sur la marque cédée, à l’existence de contrats (de licence, de coexistence) ou encore de litiges portant sur la marque cédée, devront figurer au titre des déclarations faites par le cédant.

Le contrat pourra en outre préciser si la marque cédée est ou non exploitée par le cédant, cette information ayant notamment des incidences sur le régime fiscal de la cession (V. Fiscalité). Il convient toutefois de rester prudent dans la formulation utilisée en cas d’inexploitation de la marque, surtout si celle-ci est enregistrée depuis plus de cinq ans. Le contrat ayant vocation à être publié (dans son intégralité ou sous la forme d’extraits, V. Inscription au Registre national des marques), l’aveu d’une absence d’exploitation pourrait en effet constituer une information déterminante pour les tiers susceptibles d’engager une action en déchéance des droits du cessionnaire sur la marque cédée (CPI, art. L. 714-5). Dans certaines hypothèses, la divulgation de cette information peut être de nature à affecter la licéité de l’opération et partant son opposabilité (V. Cession licite).

L’absence ou l’inexactitude de ces déclarations pourra entraîner la nullité du contrat (C. civ., art. 1112-1 et 1130 (anciennement 1116)). Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il est à noter que la nullité du contrat peut être constatée d’un commun accord par les parties et non plus seulement prononcée par le juge (C. civ., art. 1178). Le contrat, atteint d’une cause de nullité relative, peut au contraire être confirmé par les parties (C. civ., art. 1181 et 1182).

Par ailleurs, le cessionnaire pourra solliciter des dommages-intérêts pour obtenir la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’absence ou de l’inexactitude des déclarations de son cocontractant.

Les déclarations relatives à la marque cédée peuvent faire l’objet d’une garantie spécifique de la part du cédant (V. Obligation de garanties du cédant).

Contenu du contrat (anciennement objet et cause)

Le contrat porte sur une (ou plusieurs) marque(s) – droit incorporel de nature mobilière – dont la propriété est cédée en tout ou partie au cessionnaire en contrepartie du paiement d’un prix (C. civ., art. 1163 s. (anciennement art. 1126 s.). – V. Prix). Le contrat de cession étant synallagmatique et conclu à titre onéreux, les obligations des parties sont réciproques, chacune trouvant sa cause (ou son « but » selon la terminologie issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) dans celle de l’autre partie, à savoir, respectivement le transfert de propriété de la marque d’une part et le paiement du prix d’autre part, et non la rentabilité du contrat (Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29.453 : JurisData n° 2014-005362). On parle depuis la réforme du droit des contrats de l’« objet des obligations ».

Le contenu du contrat doit être licite, déterminé ou déterminable. Les parties doivent donc veiller à le déterminer précisément : transfert de la marque en contrepartie d’un prix (C. civ., art. 1162 et 1163 (anciennement art. 1129)). La cession peut porter sur une demande d’enregistrement ou sur un enregistrement de marque. La marque peut être cédée pour tout ou partie des produits et services énumérés dans le libellé de la marque (V. Portée et étendue).

La (ou les) marque(s) cédée(s) doit (doivent) être précisément identifiée(s) dans le contrat que ce soit à des fins d’identification du contenu (objet) du contrat que de l’inscription de la cession, y compris dans l’hypothèse d’une cession de fonds de commerce auquel se rattache la (les) marque(s) (V. Cass. com., 24 mars 1980, n° 78-12.877 : JurisData n° 1980-099142. – Cass. com., 7 avr. 1992, n° 90-14.272 : JurisData n° 1992-000793 , à propos de l’interprétation de l’intention des parties rendue nécessaire en raison de l’ambiguïté des contrats, la cour d’appel procédant à l’analyse des actes qui lui étaient soumis et considérant que la marque litigieuse n’avait pas été cédée faute de précision dans l’identification de la marque. – V. également, CA Paris, 21 janv. 1957 : Ann. propr. ind. 1957, p. 193. – Cass. com., 29 janv. 2002 : PIBD 2002, n° 742, III, p. 226).

Conformément au principe du droit commun des obligations, la cession est nulle lorsqu’elle est dépourvue de contenu (ou d’objet) (C. civ., art. 1184, 1601). Il en va notamment ainsi d’un contrat portant sur une marque non déposée, rejetée ou non renouvelée antérieurement à la cession (i), si la marque est ultérieurement rejetée (ii) ou en cas d’annulation de la marque (iii), laquelle emporte celle du contrat sauf si les parties avaient prévu que la cession se faisait aux risques et périls du cessionnaire. La nullité de la marque entraîne, en effet, la nullité d’une (ou plusieurs) clause(s) du contrat relative(s) à un élément déterminant de l’engagement des parties et par conséquent celle du contrat dans son ensemble (C. civ., art. 1184). L’action en nullité se prescrit par un délai de cinq ans à compter de l’un des événements envisagés par la loi (C. civ., art. 1144, 1152, et 2224 (anciennement art. 1304)). Les effets de l’annulation du contrat sont absolus et rétroactifs (Quod nullum est, nullum producit effectum : V. Cass. 3e civ., 2 oct. 2002, n° 01-02.924 : JurisData n° 2002-015726 ; Contrats, conc. consom. 2003, comm. 23, L. Leveneur).

Si la marque est annulée, le prix de la cession sera restitué au cessionnaire (le contrat étant « censé ne jamais avoir existé ». – C. civ., art. 1178). La partie de bonne foi au contrat peut demander la condamnation de l’autre partie, lorsqu’elle est fautive, à réparer le préjudice qu’elle a subi (Cass. ch. mixte, 9 juill. 2004, n° 02-16.302 : JurisData n° 2004-024656 ; JCP G 2004, II, 10190 . – C. civ., art. 1178). Cette solution peut apparaître comme sévère pour le cédant lorsque le cessionnaire a pu disposer et jouir paisiblement de la marque, à sa place, pendant un certain temps (V. en matière immobilière et à propos de l’occupation d’un immeuble par le cessionnaire, Cass. 3e civ., 26 oct. 2005, n° 04-15.354 : JurisData n° 2005-030592 ; Contrats, conc. consom. 2006, comm. 45).

Enfin, en cas d’annulation de la cession, le cessionnaire de bonne foi pourra conserver les fruits produits par la marque (ex. : redevance de licence) pendant qu’il en avait la possession (C. civ., art. 549).

Portée et étendue

La marque peut être cédée pour tous les produits et services visés au dépôt ou pour une partie seulement. Le contrat devra préciser si la cession est totale ou partielle et désigner précisément la liste des produits et/ou services pour lesquels la marque est cédée ainsi que, le cas échéant, les conditions d’un usage non trompeur pour l’hypothèse de la cession d’une marque constituée par un nom patronymique au profit d’un tiers qui ne serait pas (ou plus) lié au cédant (personne physique qui porte ce patronyme) (V. CA Paris, 2 févr. 2007, n° 05/10045 : PIBD 2007, n° 849, III, p. 247. – Et TGI Paris, 10 janv. 2014, 3e ch., 3e sect., n° 11/12674. – Confirmé (substitution de motifs) par CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 10 oct. 2014, n° 14/01577). Dans l’hypothèse où le cédant conserve des droits sur un signe susceptible de créer un risque de confusion avec la marque cédée, le contrat devra prévoir les conditions de coexistence de ces droits concurrents (V. Garantie d’éviction).

Les droits sont cédés pour la totalité du territoire national et ne peuvent comporter aucune limitation territoriale (CPI, art. L. 714-1, al. 1er. – CA Paris, 19 avr. 1986 : PIBD 1987, III, p. 140).

La cession de la marque n’emporte pas, en l’absence de clause expresse, la cession du droit de priorité. Car le droit de priorité ne constitue pas l’accessoire de la marque cédée et peut être cédé ou conservé par le déposant (cédant) indépendamment de la propriété du dépôt (ou de l’enregistrement) de base (V. TPICE, 15 nov. 2001, aff. T-128/99, Teleye : Rec. CJCE 2001, II, p. 3273).

Si aucune disposition du Code de la propriété intellectuelle n’impose la rédaction d’un écrit à peine de nullité de la cession du droit de priorité, les parties devront veiller à s’assurer de la mention expresse de la cession de ce droit, s’il s’agit de leur intention, notamment aux fins de pouvoir en justifier lors du dépôt de la marque à l’étranger.

Les parties peuvent prévoir que le cessionnaire se trouve subrogé dans les droits du cédant, à compter de la date de la cession, y compris pour les atteintes antérieures à la date de signature du contrat. En l’absence de disposition expresse, la cession n’emporte toutefois pas le droit pour le cessionnaire de poursuivre les faits de contrefaçon antérieurs à la date de la cession qui ne seraient pas prescrits ni celui de réclamer et de se voir allouer des dommages-intérêts qui seraient dus par des tiers pour atteinte à la marque (CA Paris, 5 nov. 1997, PFMBP. – Contra J. Passa, Pour tenter d’en finir avec les incertitudes liées à la demande en contrefaçon du cessionnaire d’un droit de propriété industrielle : Propr. industr. 2015, étude 3). En tout état de cause, le cessionnaire ne sera recevable à agir qu’à compter de la publicité de la cession (ou de la clause relative au droit de poursuite des faits antérieurs à la cession et/ou à la publicité de la cession de la marque. – V. Inscription au Registre national des marques).

Droit de gage ou de nantissement (absence de –)

Préalablement à la cession et nonobstant les déclarations du cédant, il est vivement recommandé au cessionnaire de vérifier que la marque peut valablement être cédée par le cédant en s’assurant auprès de l’INPI que la marque ne fait pas l’objet d’une cession, d’un gage ou d’un nantissement inscrit au Registre national des marques. En pratique, le cessionnaire devra commander un certificat d’identité avec état des inscriptions auprès de l’Institut pour s’en assurer.

Car la marque ne doit avoir fait l’objet d’aucun droit de gage ou nantissement pour pouvoir être cédée. À défaut, la cession est nulle.

Ainsi, celui qui envisage de se porter acquéreur de la marque aura le plus grand intérêt à vérifier si la marque a déjà fait l’objet d’une cession à un tiers ou d’une concession de licence inscrite au Registre national des marques et, le cas échéant, d’apprécier le sort de cette licence postérieurement à la cession de la marque (V. Inscription au Registre national des marques).

Prix

Si le transfert de propriété d’une marque peut être réalisé à titre gratuit dans le cadre d’un legs ou d’une donation, il n’existe pas, à proprement parler, de cession à titre gratuit. La cession de marque opère donc stricto sensu un transfert de propriété à titre onéreux (V. toutefois, TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 5 janv. 2010, n° 08/9523 : « la cession à titre gratuit d’une marque n’est pas prohibée »).

La cession doit comporter un prix déterminé ou au moins déterminable (C. civ., art. 1591) et ne peut dépendre de la réalisation d’une condition potestative, telle que la poursuite de la collaboration entre le cédant et le cessionnaire dans le cadre d’un contrat de travail (TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 17 sept. 2004 : JurisData n° 2004-253217 ; JCP E 2005, 181, note F. Pollaud-Dulian ; D. 2004, p. 2997. – ce jugement a ensuite été infirmé mais sur le fondement de l’irrecevabilité du cédant par CA Paris, 4e ch., sect. A, 15 déc. 2004, n° 04/20120 : JurisData n° 2004-258939 ; D. 2005, p. 772 ; PIBD 2005, n° 803, III, p. 142 ; Comm. com. électr. 2005, comm. 29, C. Caron).

Le montant du prix de la cession est librement fixé par les parties au contrat et peut ne pas correspondre à la valeur économique de la marque. En revanche, le prix doit être réel (par opposition au prix fictif) et sérieux (par opposition au prix dérisoire). À défaut, le contrat est nul (C. civ., art. 1169. – Et CA Nîmes, 3 févr. 2011, n° 08/05631 : JurisData n° 2011-014534) sauf si la preuve de l’intention libérale du cédant peut être rapportée, auquel cas la cession pourra être requalifiée en donation déguisée ou indirecte. Les modalités de paiement du prix de la cession sont multiples.

Le plus souvent, la cession est consentie pour un montant forfaitaire payé par le cédant au jour de la signature du contrat. Les parties peuvent également s’entendre sur un paiement échelonné du prix. Dans ce cas, il est recommandé de prévoir des intérêts de retard en cas de défaillance de la part du cessionnaire. Il est conseillé également d’exiger de ce dernier une garantie du type cautionnement bancaire au profit du cédant. Enfin, toujours en cas de paiement échelonné, le contrat peut comprendre une clause de réserve de propriété de la marque au profit du cédant jusqu’au complet paiement du prix par le cessionnaire.

Le cédant peut désirer être associé à la rentabilité de la marque cédée et faire dépendre tout ou partie du prix de cession du résultat de l’exploitation de la marque par le cessionnaire. Le prix prend alors la forme d’une redevance, qui peut être basée sur le chiffre d’affaires réalisé par le cessionnaire sur la vente des produits revêtus de la marque cédée. Une telle rémunération, propre aux contrats de licence, est toutefois rare dans la pratique.

Si plusieurs marques sont cédées en même temps, il est vivement conseillé de ventiler le prix par marque, surtout lorsqu’il s’agit de marques en vigueur dans des territoires différents, pour des raisons fiscales mais également, en cas de cession d’un portefeuille de marques protégées dans plusieurs pays, aux fins d’inscription dans le registre des marques de certains pays étrangers.

Fiscalité

Les parties ont tout intérêt à se faire assister d’un fiscaliste pour valider le traitement fiscal de la cession.

Le régime applicable en France est différent selon que la marque cédée est exploitée ou non, selon que la marque est vendue, ou non, avec le fonds de commerce et selon que les parties sont des personnes physiques ou des personnes morales.

Si la marque n’est pas exploitée, la cession est considérée fiscalement comme la cession d’un bien meuble incorporel et entre dans le champ d’application de la TVA (CGI, art. 256, IV, 1°).

Si la marque est exploitée, la cession n’est pas soumise à la TVA mais au droit proportionnel d’enregistrement de l’article 719 du Code général des impôts lorsqu’une clientèle est attachée à la marque (CA Paris, 1re ch., 25 mai 2007, n° 05/03183 : JurisData n° 2007-337803) ou lorsque la marque est cédée en même temps que le fonds de commerce qui l’exploite (Cass. com., 19 mai 1992, n° 89-20.199 : JurisData n° 1992-001273 ; Bull. civ. 1992, IV, n° 196). La cession isolée d’une marque exploitée (sans clientèle attachée) est considérée, quant à elle, comme une simple cession mobilière et soumise, en tant que telle, au droit fixe de 125 euros, prévu à l’article 680 du Code général des impôts (Cass. com., 30 oct. 1989, n° 88-13.824 : JurisData n° 1989-703621 ; Bull. civ. 1989, IV, n° 265).

Loi applicable

Les parties au contrat définissent la loi applicable en cas de litige.

Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs marques françaises et que le contrat est conclu entre deux parties de nationalité française, c’est naturellement la loi française qui aura vocation à régir le contrat.

Le choix de la loi applicable au contrat soulèvera davantage de questions en présence d’un élément d’extranéité, ce qui est le cas lorsque la cession porte sur plusieurs marques en vigueur dans des territoires différents et/ou lorsque les parties au contrat sont de nationalités différentes. Il est préférable, dans ce cas, de choisir la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

Dans tous les cas, il convient de rappeler que la loi choisie par les parties n’aura vocation qu’à régir la formation, l’exécution et l’extinction du contrat.

Toutes les questions relatives à la validité de la marque cédée, à l’opposabilité de la cession aux tiers ou encore à la fiscalité, seront régies par la loi de l’État qui a délivré la marque cédée.

Juridiction compétente

Les parties au contrat définissent la juridiction compétente en cas de litige.

L’article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle donne compétence exclusive aux tribunaux de grande instance pour connaître des actions civiles et des demandes relatives aux marques. En application de cet article, toutes les questions liées à la validité de la marque ou à la contrefaçon doivent être portées devant l’un des dix tribunaux de grande instance territorialement compétents suivants (COJ, art. D. 211-6-1, ann., Tableau VI) : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France.

En revanche, lorsqu’aucune disposition spécifique au droit des marques n’est mise en œuvre dans le cadre d’une action judiciaire, les règles de compétence juridictionnelle de droit commun prévues par le Code de procédure civile s’appliquent. Ainsi, le tribunal de commerce est compétent pour juger d’un litige d’ordre purement contractuel, entre deux commerçants, mettant en jeu un contrat relatif à une marque (Cass. com., 23 nov. 2010, n° 09-70.859 : JurisData n° 2010-022058 ; Comm. com. électr. 2011, comm. 10, C. Caron, à propos d’un contrat de licence de marque).

Les parties ont donc la possibilité de soumettre tout litige d’ordre purement contractuel, qu’il soit relatif à la formation du contrat (ex. : vice du consentement), à son interprétation ou à son exécution (ex. : non-respect d’une clause contractuelle), au tribunal de leur choix, dans le respect des règles du Code de procédure civile.

Les parties peuvent également décider de régler leurs éventuels différends d’ordre contractuel par la voie de l’arbitrage en insérant au contrat une clause compromissoire. L’article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle précise en effet que les dispositions de l’article L. 716-3 “ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code civil”.

Enfin, le contrat peut prévoir qu’avant de saisir toute instance judiciaire ou arbitrale, les parties ont l’obligation de tenter de résoudre amiablement le litige. D’ailleurs, le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 (JO 14 mars 2015) a modifié l’article 58 du Code de procédure civile et prévu qu’il n’est plus possible d’introduire une instance, que ce soit par requête ou déclaration, sans préciser dans l’acte les « diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige », sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée.

2° Obligations des parties
En l’absence de dispositions spécifiques relatives au contrat de cession de marque, c’est le droit commun des contrats et le droit spécial applicable au contrat de vente (qui n’a, lui, pas été réformé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), qui déterminent les obligations des parties.

Obligation de bonne foi et devoir d’information précontractuelle

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 impose aux parties de conduire les négociations de bonne foi et de communiquer au cocontractant l’ensemble des informations dont l’importance est déterminante de son consentement, si légitimement cette partie l’ignore ou fait confiance à son cocontractant (C. civ., art. 1112 et 1112-1. – V. Déclarations).

Obligation de délivrance du cédant

Comme tout vendeur, le cédant est tenu de délivrer la chose au cessionnaire (C. civ., art. 1603 et 1604). Cette obligation consiste en la remise matérielle du titre au nouveau propriétaire ou en l’usage de la marque “que l’acquéreur en fait du consentement du vendeur” (C. civ., art. 1607). Les parties ont intérêt à préciser si le titre sera remis au cessionnaire ou à son conseil et selon quelles modalités, si le titre n’est pas remis au cessionnaire lors de la signature du contrat.

En cas d’inexécution de son obligation de délivrance, le cédant s’expose à voir prononcer la résolution du contrat ou son exécution forcée (C. civ., art. 1610), le cessionnaire pouvant en outre obtenir des dommages-intérêts s’il subit un préjudice du fait du défaut de délivrance au terme convenu (C. civ., art. 1611 . – V. à propos d’une demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de délivrance d’une marque cédée qui n’avait en fait pas été déposée par le cédant, Cass. com., 15 juin 1999, Château Sicard).

Obligation de garanties du cédant

Le niveau de garantie octroyé par le cédant au cessionnaire dans le cadre d’un contrat de cession de marque est variable et résulte des négociations contractuelles entre les parties.

La clause la moins protectrice est celle par laquelle les parties conviennent que la cession est consentie sans autre garantie que celles de l’existence matérielle de la marque et du fait personnel du cédant. De tels contrats sont dits conclus « aux risques et périls » du cessionnaire.

Garanties d’éviction

La garantie d’éviction du fait personnel est une garantie d’ordre public, due au cessionnaire en toute hypothèse (C. civ., art. 1628). À ce titre, le cédant doit s’abstenir de tout acte de fait ou de droit, de nature à troubler le cessionnaire dans la jouissance paisible de la marque. Ainsi, il ne saurait engager à son encontre une action en nullité de la marque cédée ou en déchéance pour défaut d’exploitation (si ce n’est peut-être pour une période de non-usage de cinq années postérieure à la date de la cession, c’est-à-dire pour défaut d’usage de la marque du fait du cessionnaire – ou encore pour déceptivité (Cass. com., 31 janv. 2006, n° 05-10.116 : JurisData n° 2006-031928 ; Comm. com. électr. 2006, comm. 58, C. Caron ; Propr. intell. 2006, n° 19, p. 218, obs. X. Buffet Delmas, énonçant, au visa de l’article 1628 du Code civil, que le cédant « n’était pas recevable en une action tendant à l’éviction de l’acquéreur ». – CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 9 avr. 2014, n° 12/18387, déclarant irrecevable, au visa de l’article 1628 du Code civil, l’action en déchéance intentée par le cédant).

La garantie du fait personnel oblige par ailleurs le cédant à ne pas effectuer d’actes matériels de nature à troubler l’exploitation de la marque par le cessionnaire, tels que l’exploitation ou le nouveau dépôt de la marque cédée ou de tout autre signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été cédée. C’est pourquoi, il est important de préciser dans le contrat si le cédant demeure propriétaire de droits résiduels sur le signe objet de la marque cédée ou sur un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque, susceptibles de générer un risque de confusion avec cette dernière (tel qu’un droit sur une marque proche, une dénomination sociale, un nom commercial ou un nom de domaine). Si tel est le cas, il convient d’organiser la coexistence de ces signes concurrents dans le contrat de cession ou par acte séparé.

En revanche, « la garantie d’éviction ne s’oppose pas à la contestation de la validité d’une nouvelle marque déposée pour des produits qui n’étaient pas couverts par les marques cédées et pour des territoires qui n’étaient pas prévus dans le contrat de cession » (TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 10 janv. 2014, n° 11/12674 . – Confirmé (substitution de motifs) par CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 10 oct. 2014, n° 14/01577).

La garantie d’éviction du fait des tiers, également due au cessionnaire par le cédant (C. civ., art. 1626), vient protéger le cessionnaire contre les troubles de droit causés par des tiers, tels qu’une action en annulation de la marque cédée, en revendication ou en contrefaçon (Cass. com., 8 oct. 2002, n° 00-16.361 : JurisData n° 2002-015911). Ainsi, le cédant devra restituer au cessionnaire l’intégralité du prix de cession de la marque s’il venait à être évincé de son droit postérieurement à la signature du contrat par une décision judiciaire ou administrative devenue définitive, et devra l’indemniser du préjudice subi, constitué en particulier des dommages-intérêts mis à la charge du cessionnaire par une décision de condamnation pour contrefaçon (C. civ., art. 1630). La cause de l’éviction devra toutefois être antérieure à la cession et le cessionnaire devra avoir été dans l’ignorance de la menace d’éviction. En cas d’action en contrefaçon menée par un tiers, la garantie d’éviction du cédant ne sera pas due si le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu’il savait contrefait (Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 06-20.152 : JurisData n° 2008-043125 ; PIBD 2008, n° 875, III, p. 350).

Contrairement à la garantie du fait personnel d’ordre public, la garantie du fait des tiers peut être limitée voire supprimée par l’accord des parties (C. civ., art. 1627) à condition que le cédant soit de bonne foi, autrement dit qu’il n’ait pas connaissance du trouble affectant la marque au moment de la conclusion du contrat. Ces clauses restrictives de garantie doivent être expresses et non équivoques et sont d’interprétation restrictive. Elles exonèrent le cédant de tous dommages-intérêts mais pas de la restitution du prix, sauf si le cessionnaire a acquis la marque à ses risques et périls (C. civ., art. 1629).

Garantie des vices cachés

La garantie des vices cachés contraint le cédant à garantir le cessionnaire contre les vices juridiques affectant la validité de la marque, qui n’apparaissaient pas de manière manifeste au moment de la conclusion du contrat (C. civ., art. 1625 et 1641). En cas de mise en œuvre de cette garantie, le cédant est tenu de rembourser au cessionnaire le prix reçu et les frais occasionnés par la cession quand bien même il serait de bonne foi (C. civ., art. 1646). Dans l’hypothèse où il avait connaissance des vices affectant la marque cédée, le cédant est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts envers le cessionnaire (C. civ., art. 1645).

Si les clauses de non-garantie ou limitatives de la garantie des vices cachés sont envisagées par le Code civil (C. civ., art. 1643), leur efficacité est souvent remise en cause par les tribunaux, en particulier lorsque le contrat n’est pas conclu entre professionnels de la même spécialité.

Obligation de paiement du prix du cessionnaire

Le cessionnaire est tenu de verser au cédant le prix convenu, selon les modalités déterminées dans le contrat (C. civ., art. 1650).

Si le cessionnaire ne paie pas le prix convenu, le cédant peut demander la résolution de la vente (C. civ., art. 1654. – V. pour un exemple de résolution pour défaut de paiement du prix, restitution des redevances, droits et bénéfices perçus par le cessionnaire : TGI Paris, 3e ch, 3e sect., 31 janv. 2014, n° 13/10474. – Confirmé par CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 9 juin 2015, n° 14/02340).

En sa qualité de nouveau propriétaire, le cessionnaire supporte depuis la date de cession les obligations (non contractuelles) de maintien en vigueur et d’exploitation de la marque.

Droit de préemption/Pacte de préférence

Le contrat de cession peut prévoir un droit de préemption en faveur du cédant dans l’hypothèse où le cessionnaire entendrait par la suite céder à son tour la marque objet du contrat ou s’il décidait de ne plus l’exploiter, ou de ne pas la renouveler. Un tel droit peut également jouer en cas de mise en vente globale par le cessionnaire de son fonds de commerce, auquel cas il conviendra d’envisager de disjoindre la marque des autres éléments du fonds.

Ce droit, issu de la jurisprudence, a été entériné par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui définit le pacte de préférence comme « le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter » (C. civ. art. 1123).

En cas de violation du pacte de préférence, le bénéficiaire cédant pourra obtenir des dommages et intérêts. Il pourra également solliciter la nullité du contrat conclu en violation du pacte ou demander sa substitution dans les droits du tiers à condition de rapporter la preuve que ce dernier avait connaissance de l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

L’ordonnance prévoit une action interrogatoire en faveur du tiers, lequel peut demander au bénéficiaire d’un pacte de confirmer, dans un délai raisonnable qu’il fixe, l’existence du pacte et son intention de s’en prévaloir. À défaut de réponse dans ledit délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter ni sa substitution au contrat conclu avec le tiers ni la nullité du contrat (C. civ. art. 1123 al. 3 et 4). Ces dispositions sont d’application immédiate aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

3° Effets
Effets

La cession a pour effet de transférer au profit du cessionnaire les droits sur la (ou les) marque(s). Le transfert de propriété intervient au moment de la conclusion du contrat (du fait de l’échange des consentements) ou à une date ultérieure si cela est prévu par les parties (C. civ., art. 1196 et 1583. – V. la disparition de l’« obligation de donner » remplacée par le transfert automatique, c’est-à-dire du seul fait de la conclusion du contrat depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ). La clause par laquelle les parties entendent retarder le transfert de propriété doit comporter une date déterminée ou déterminable (« le contrat prendra effet à compter du (…) »).

Le cessionnaire se trouve, par l’effet de la cession, subrogé dans les droits du cédant dans l’état dans lequel ils se trouvent à la date de la cession (Cass. com., 24 mars 1980, n° 78-12.877 : JurisData n° 1980-099142 ; PIBD 1980, III, p. 135. – CA Paris, 2 févr. 2007, n° 05/10045 : PIBD 2007, n° 849, III, p. 247). À ce titre, il peut du fait de la cession exploiter la marque et autoriser des tiers à en faire usage. De même, il en supporte les risques à la date du transfert de propriété (C. civ., art. 1196). À compter de l’inscription de la cession dans le Registre national des marques, le cessionnaire peut opposer ses droits aux tiers qui y porteraient atteinte (V. Inscription au Registre national des marques). Les parties peuvent, en outre, convenir que le cessionnaire sera investi du droit de poursuivre les faits de contrefaçon antérieurs à la cession, pour autant qu’ils ne soient pas prescrits (V. Portée et étendue).

Seul le cessionnaire inscrit au Registre national des marques pourra valablement renouveler la marque à son échéance, s’il le souhaite (V. Inscription au Registre national des marques).

4° Publicité : opposabilité aux tiers
Inscription au Registre national des marques et publicité

L’inscription et la publicité de la cession dans le Registre national des marques sont destinées à rendre la cession – de la même manière que pour toute autre modification affectant la propriété de la marque – opposable aux tiers (CPI, art. L. 714-7. – C. civ., art. 1200).

Le Code de la propriété intellectuelle ne fixe aucun délai pour procéder à la formalité d’inscription de la cession dans le registre. En pratique, le cessionnaire a néanmoins intérêt à ce qu’elle intervienne dans les meilleurs délais.

En effet, pour être opposable, la cession doit être inscrite dans le registre des marques – Registre national des marques tenu par l’INPI pour les marques françaises, registre international s’agissant des enregistrements internationaux, registre des marques de l’Union européenne pour ce qui concerne les marques de l’Union européennes (V. Cass. com., 3 mars 2004, n° 02-18.506 : la cour rappelle que la publicité est, en revanche, sans application dans les rapports entre les parties). Le défaut d’inscription (et de publication) de la cession dans le registre des marques entraîne donc l’inopposabilité de l’opération aux tiers et n’affecte pas sa validité :

« Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. P. n’est pas fondé à soutenir que la marque Horseball n’a jamais été transférée à la société Parfums & Beauté ; que cette allégation est contredite par la communication de la demande d’inscription et l’inscription de transmission totale de propriété de ladite marque au profit de la société Parfums & Beauté’ ; que le fait que la cession ait été inscrite à l’INPI le 18 juillet 2013 alors que la cession est intervenue le 2 septembre 2010 est inopérant sachant le transfert de propriété de la marque s’opère par l’effet du contrat de cession et non par l’inscription qui ne vise qu’à rendre la cession opposable aux tiers’ ; qu’enfin, la société Parfums & Beauté justifie avoir réglé les redevances dues à l’INPI » (CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 3 avr. 2014, n° 13/09591).

La cession est inscrite à la demande de la partie désignée dans le contrat – à défaut de stipulation expresse à la demande de la partie la plus diligente – et publiée aux fins d’opposabilité aux tiers (CPI, art. L. 714-7, R. 714-2, R. 714-4 et R. 714-8). En pratique, il s’agit le plus souvent du cessionnaire. Les parties peuvent convenir d’inscrire dans le registre des marques le contrat de cession dans son intégralité ou bien sous la forme d’extraits, lorsqu’elles souhaitent conserver la confidentialité de certaines clauses du contrat – ex. : prix, dispositions relatives à l’usage de la marque, garanties, car le contrat (ou les extraits) inscrit au registre est accessible aux tiers (V. C. civ., art. 1200. – Et La réforme du droit des obligations G. Chantepie, M. Latina : Dalloz, 2016, n° 553 : « le contrat apparaît ainsi comme une “banque de données pour les tiers” »).

Les parties et, en premier lieu le cessionnaire, doivent veiller à ce que d’éventuels actes antérieurs modifiant la propriété de la marque aient été (ou soient) inscrits dans le registre des marques préalablement à la présentation de la demande d’inscription de la cession. En effet, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l’acte comme étant le titulaire de la marque est inscrite comme telle dans le Registre national des marques (V. CPI, art. R. 714-4, al. 2). Il est donc de l’intérêt du cessionnaire de s’assurer de la régularisation des opérations antérieures relatives à la marque (Cass. com., 3 juin 2003, n° 01-13.467 , la cour relevant que la société X, cessionnaire, n’avait pas cherché à recenser avec précision l’intégralité des marques cédées alors qu’elle avait été libre de consulter tous documents, mener toutes investigations utiles et effectuer un audit contradictoire des éléments cédés et concluant que le cessionnaire ne pouvait reprocher au cédant une prétendue carence dans la protection de ses actifs antérieurement à la cession). En outre, l’inscription de la cession par le cessionnaire de bonne foi est déterminante en cas de conflit de droits d’acquéreurs successifs d’une même marque qui tiendraient leur droit d’une même personne – indélicate – : la préférence est donnée à celui qui a procédé le premier à l’inscription de la cession dans le registre des marques – même si son droit est postérieur à celui d’un autre cessionnaire (V. par analogie pour les meubles corporels ainsi que pour les immeubles, C. civ., art. 1198 (anciennement art. 1141)).

En pratique, le cessionnaire doit donc être vigilant à double titre : il doit vérifier la propriété de la marque et la régularité de la chaîne des titres.

Les parties et tout particulièrement le cessionnaire ont intérêt à régulariser l’inscription de la cession dans le registre des marques car les droits attachés à la marque ne sont opposables aux tiers qu’à compter de la publicité qui est faite de cette dernière. Aucune action en justice ou opposition ne peut être valablement engagée par le cessionnaire préalablement à l’inscription de la cession dans le registre (Cass. req., 5 sept. 1940 : Ann. propr. ind. 1940-1948, p. 219. – Cass. crim., 23 juin 1956 : Ann. propr. ind. 1956, p. 148. – Cass. com., 19 juill. 1982 : Bull. civ. IV, n° 228. – Cass. com., 14 nov. 1995 : Bull. civ. IV, n° 261. – Cass. com., 29 juin 1999, n° 97-11.940 : JurisData n° 1999-002742 ; PIBD 1999, III, p. 389). Et c’est le cédant qui pourra agir en contrefaçon antérieurement à la publicité de la cession (Cass. ass. plén., 16 juill. 1992 : PIBD 1992, n° 534, III, p. 659).

Le défaut d’inscription de la cession antérieurement à l’introduction de l’action en contrefaçon par le cessionnaire constitue donc un motif d’irrecevabilité de l’action toutefois susceptible d’être régularisé en cours d’instance (CPC, art. 121. – Cass. com., 29 nov. 1988 : Ann. propr. ind. 2001, p. 170. – TGI Paris, 17 mars 2016, n° 11/14768. – V. à propos d’une action en revendication de propriété de marques ultérieurement cédées à un tiers déclarée recevable au motif que l’inscription de la cession au RNM était postérieure à la revendication de propriété et par conséquent inopposable au demandeur à l’action : CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 6 déc. 2013, n° 11/18793).

Et le cessionnaire ne pourra faire procéder à une saisie contrefaçon qu’à compter de l’inscription de la cession dans le Registre national des marques, sans qu’une inscription de la cession en cours de procédure puisse toutefois avoir pour effet de régulariser la saisie contrefaçon (Cass. com., 24 mai 1994, n° 92-14.435 : JurisData n° 1994-001564 , à propos d’une saisie contrefaçon dressée à la requête du cédant, antérieurement à l’inscription de la cession au registre. – Cass. com., 31 oct. 2006, n° 05-11.149 : JurisData n° 2006-035655 , rendu en matière de brevet).

L’inscription de la cession ne peut être portée au registre tant que le dépôt de la marque n’est pas publié (V. CPI, art. R. 714-2, 3°, et CPI, art. R. 712-8).

Préalablement à son inscription et par exception au principe de publicité, la cession est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de la cession mais qui en avaient connaissance lors de l’acquisition de ces droits (CPI, art. L. 714-8, al. 2. – V. Cass. com., 9 févr. 1976, n° 74-12.272 , sur le principe de l’inopposabilité de la cession aux tiers à défaut de publicité).

Le cessionnaire ne pourra procéder au renouvellement de la marque cédée qu’à compter de l’inscription de la cession (CPI, art. R. 712-24. – CA Paris, 4 mars 2009, n° 08/17775. – TGI Paris, 30 nov. 2005, n° 04/14562 . – V. également, Cass. ass. plén., 16 juill. 1992, n° 89-16.589 : JurisData n° 1992-001698 ; JCP G 1992, II, 21951 ; JCP E 1992, II, 355, note J.-J. Burst ; PIBD 1992, n° 534, II, p. 659).

En cas de cession au profit d’une partie étrangère, le cédant n’a plus l’obligation, depuis l’abrogation des articles R. 624-1 à R. 624-7 du Code de la propriété intellectuelle, de déclarer le contrat à l’INPI, ancien Bureau des transferts techniques internationaux (V. D. n° 2008-1472, 30 déc. 2008, art. 19 : JO 31 déc. 2008).

Formalisme

La demande d’inscription de la cession dans le Registre national des marques doit être présentée sur un formulaire établi par l’INPI. Elle est accompagnée d’une copie de l’acte de cession (ou de simples extraits) et du justificatif du paiement des taxes. La demande d’inscription peut être effectuée en ligne depuis le site internet de l’institut – www.inpi.fr. Depuis le 1er mars 2016, la procédure d’inscription en ligne est obligatoire pour les demandes de traitement accélérées, ainsi que pour les demandes portant sur cinq marques ou plus.

La demande est examinée par l’INPI dont les prérogatives sont limitées. Elle est traitée selon une procédure standard (plusieurs mois sont nécessaires avant d’obtenir l’inscription) ou une procédure accélérée (moyennant le paiement de taxes supplémentaires). Outre le fait que cette dernière procédure comporte un traitement accéléré de la demande, elle permet au demandeur de bénéficier de la date de présentation de la demande comme date d’inscription dans le registre.

À l’issue de l’examen de la demande, la cession est inscrite dans le registre ou rejetée si les justificatifs produits sont considérés comme incorrects, insuffisants ou incomplets. Une date et un numéro sont attribués à l’inscription par l’INPI. L’inscription de la cession est publiée par l’INPI (l’EUIPO en cas de cession de marque de l’Union européenne et l’OMPI s’il s’agit d’un enregistrement international).

Remise du titre

Le cédant doit remettre au cessionnaire tout document officiel émis par l’Institut – ou le Bureau International s’agissant de la cession d’un enregistrement international ou encore l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour une marque de l’Union européenne – et notamment le certificat d’enregistrement et le cas échéant de renouvellement de la marque. En cas de cession d’une demande d’enregistrement non enregistrée et outre les dispositions relatives à la garantie due au cessionnaire, le récépissé de dépôt de la marque lui sera remis. Le cessionnaire aura tout intérêt à inscrire rapidement la cession dans le registre des marques – sous réserve de sa publication – afin d’être directement informé de toute notification d’irrégularités, de refus ou d’opposition contre la marque et pouvoir y répondre directement dans les délais fixés par l’Institut (V. Inscription au Registre national des marques).

Sommaire analytique
FORM. 1. – Contrat de cession de marque
Formule unique. – Contrat de cession de marque
Entre les soussignés

Monsieur ……, (état civil), demeurant à ……

De nationalité ……, né le ……, à ……

Dénommé ci-après le « cédant »,

D’une part

Et

La société ……, société de droit ……

Ayant son siège social à ……

Immatriculée en date du …… au Registre du commerce et des sociétés de …… sous le numéro ……

Représentée aux fins des présentes par ……, en qualité de ……, dûment habilité à cet effet

Dénommée ci-après le « cessionnaire »

D’autre part

Désignées ci-après conjointement les parties

Préambule

Le cédant est propriétaire et titulaire de la marque …… n° …… déposée le ……, enregistrée le ……, renouvelée le …… pour les produits/services suivants ……, (classe(s) ……).

Le cessionnaire est désireux de devenir propriétaire de la marque et le cédant est d’accord pour lui transférer les droits qui y sont attachés tels que définis dans le contrat.

C’est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées et ont négocié de bonne foi afin de convenir des modalités de la cession.

En conséquence de quoi il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 . – Définitions
Par contrat on entend le présent acte en ce compris le préambule (et les annexes : en cas d’annexes reproduisant la (ou les) marque(s) cédée(s)).

Par marque on entend la marque …… n° …… déposée le ……, enregistrée le ……, renouvelée le …… pour les produits/services suivants ……, (classe(s) ……).

Article 2 . – Déclarations
Le cédant déclare :

– Avoir la propriété pleine et entière de la marque et être en mesure de la céder librement ;

– Que la marque est actuellement en vigueur et que toutes les taxes nécessaires à cet effet, notamment de dépôt et/ou de renouvellement, ont été réglées ;

– Que la marque n’a fait l’objet d’aucune mutation de propriété, d’apport en société, de concession de licence d’exploitation, de gage, de nantissement, ni d’aucun autre droit au profit d’un tiers ;

– Qu’il ne possède aucun autre droit sur le signe couvert par la marque, tel que notamment marque, dénomination sociale, nom commercial ou nom de domaine, ou sur un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque, susceptible de générer un risque de confusion avec cette dernière ;

– Qu’il n’existe, à sa connaissance, aucune réclamation, revendication, litige ou action en cours ou imminent, et qu’il n’a été informé d’aucune action susceptible d’être intentée concernant la validité, la propriété ou l’exploitation de la marque.

Article 3 . – Contenu (objet)
Le cédant cède, par les présentes, au cessionnaire qui accepte tous les droits de propriété sur la marque avec effet à compter de la date de signature des présentes pour les produits et/ou services suivants : ……

En conséquence, le cessionnaire pourra, à compter de ladite date, disposer de la marque à lui cédée comme d’une chose lui appartenant en toute propriété et jouissance.

Le cédant cède également au cessionnaire qui accepte le droit de priorité attaché à la marque tel que prévu par l’article 4 de la Convention de Paris.

Article 4 . – Portée de la cession
La cession porte sur les produits et/ou services suivants : ……

Le cédant cède au cessionnaire qui accepte le droit de poursuivre, à ses frais, tous faits de contrefaçon antérieurs non prescrits ou postérieurs à la signature des présentes.

Le cessionnaire se trouve subrogé à compter de la date de signature des présentes dans les droits et actions du cédant sur la marque et aura le droit d’entreprendre, de reprendre ou de continuer à son nom et à ses frais et risques et profits, tant en demandant qu’en défendant, tous droits, instances, procédures ou actions relatifs à la marque pour des faits antérieurs ou ultérieurs à la cession.

Le cessionnaire pourra réclamer et se voir allouer à son profit exclusif tous dommages-intérêts dus par des tiers pour atteinte à la marque pour des actes antérieurs ou postérieurs à la signature des présentes.

Article 5 . – Garanties
Le cédant s’engage, à compter de la date de la signature du contrat et tant que la marque sera en vigueur, à ne pas déposer et/ou exploiter sur le territoire français, de quelle que manière que ce soit, la marque et tout autre signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque, susceptible de générer un risque de confusion avec cette dernière.

Le cédant s’engage par ailleurs :

– À indemniser le cessionnaire pour tous dommages, pertes, préjudice, dépenses et autres frais résultant de l’inexactitude de l’une quelconque des déclarations énoncées à l’article 2 ;

– À restituer au cessionnaire l’intégralité du prix de la cession de la marque si celle-ci devait être annulée ou ses droits sur la marque être déchus, postérieurement à la signature du présent contrat mais pour une cause antérieure à celle-ci, par une décision judiciaire ou administrative devenue définitive ;

– À indemniser le cessionnaire pour tous dommages, pertes, préjudice, dépenses et autres frais quelconques résultant d’une procédure judiciaire ou administrative aboutissant à l’annulation, la restriction ou la déchéance de la marque, dont la cause serait antérieure à la signature du contrat.

Ces garanties apportées par le cédant sont limitées à une durée de …… à compter de la date de signature du contrat.

Article 6 . – Prix
En rémunération de la cession consentie, le cessionnaire verse au cédant, au jour de la signature des présentes, par chèque tiré sur la ……(banque) à l’ordre de …… une somme forfaitaire et définitive de …… euros TTC, dont le cédant lui donne bonne et valable quittance, sous réserve d’encaissement.

La charge des éventuels droits d’enregistrement et autres taxes résultant de la présente cession incombe au cessionnaire.

Article 7 . – Pacte de préférence
Dans l’hypothèse où le cessionnaire envisagerait de céder ultérieurement la marque objet du présent contrat, il s’engage à proposer, en priorité, son rachat au cédant.

Le cessionnaire avertira le cédant par lettre recommandée avec accusé de réception et lui indiquera les modalités et conditions de la cession envisagée (prix, termes et conditions). Dans un délai de trente jours suivant la réception de ladite lettre, le cédant devra manifester au cessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa volonté de bénéficier ou non du pacte de préférence.

À l’expiration de ce délai, le cédant, qui ne se serait pas manifesté, est présumé avoir renoncé au bénéfice de ce pacte. Le cessionnaire retrouvera alors son entière liberté de cession mais seulement aux mêmes prix, termes et conditions que ceux contenus dans sa notification initiale.

Article 8 . – Loi applicable
Le présent contrat sera régi par la loi française.

Article 9 . – Attribution de compétence
Tout litige résultant de la formation, de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat sera, à défaut de résolution amiable, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de ……, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

Article 10 . – Remise du titre
Le cessionnaire reconnaît avoir reçu du cédant le certificat d’enregistrement de la marque constituant le titre de propriété et lui en donne quittance par la présente.

Article 11 . – Publicité
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’un extrait des présentes pour requérir ou effectuer toutes les formalités, enregistrements, publications, dépôts et mentions, partout et dans toute administration où besoin sera.

Les frais afférant à ces formalités sont à la charge de …… qui s’y oblige.

Article 12 . – Langue
Le contrat est rédigé en langue française et en langue ……

Seule la version française fait foi.

Article 13 . – Dispositions générales
Le contrat constitue l’intégralité de l’accord conclu entre les parties et se substitue à tous échanges ou accord antérieur écrits ou verbaux.

Article 14 . – Nombre d’exemplaires
Le contrat est signé en …… exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Article 15 . – Entrée en vigueur
Le contrat entrera en vigueur à la date de signature des présentes.

Signature

Ainsi fait et signé en …… exemplaires originaux, un pour chacune des deux parties.

A : ……

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Fasc. 7404 : CESSION DE MARQUE . – Formule

Date du fascicule : 22 Décembre 2016
Date de la dernière mise à jour : 22 Décembre 2016
Olivier Thrierr – Mandataire agréé auprès de l’EUIPO – Conseil en propriété industrielle – Cabinet Tmark Conseils – Associé – Enseignant au CEIPI
Sophie Havard Duclos – Avocat à la cour – Cabinet Laude Esquier Champey – Associée
PRESENTATION GENERALE
Réserves

Les parties doivent minutieusement examiner le contexte et les spécificités de la cession de marque envisagée, préalablement à la négociation, la rédaction et la signature du contrat. La formule de contrat de cession de marque ci-après constitue une source d’inspiration, un outil permettant de guider les parties en leur évitant d’omettre une clause déterminante, mais en aucun cas un contrat type susceptible d’être reproduit sans adaptation, modification et/ou ajouts de dispositions tenant aux spécificités de chaque opération.

La mise en garde formulée par le professeur Mousseron dans son ouvrage Technique contractuelle rappelle opportunément les limites de ce type de formules de contrat et surtout l’usage qui peut en être fait : « les instruments préfabriqués – le surgelé contractuel – ne manquent pas (…) » (J. M. Mousseron, Technique contractuelle : Éd. Juridiques Lefebvre 1988, n° 292).

Les parties auront donc intérêt à se faire assister de leurs services juridiques et/ou de leurs conseils tout au long de la négociation puis lors de la finalisation de la cession et enfin de l’exécution du contrat. Cette attention particulière se justifie d’autant plus que la récente et importante réforme du droit des obligations s’applique au contrat de cession de marque (V. par exemple les notions de devoir d’information à l’occasion des négociations précontractuelles et de confidentialité des pourparlers (i), de bonne foi des parties (ii), de « contenu » du contrat (iii), de nullité (iv), etc. : Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016 : JO 11 févr. 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016). Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne. Toutefois, il y a lieu de relever que certaines dispositions de la loi nouvelle s’appliquent aux contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur, et en particulier les dispositions relatives au pacte de préférence ou à la nullité du contrat (V. O. Thrierr, Réforme du droit des contrats : quelles conséquences en matière de marques ? : Propr. industr. 2017, alerte 1).

Nature

La cession de marque est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes consistant et matérialisé en un contrat synallagmatique à titre onéreux par lequel le(s) titulaire(s) d’une marque transfère(nt) tout ou partie de ses (leurs) droits sur ladite marque à un (ou des) tiers pour un prix convenu entre les parties (CPI, art. L. 714-1. – C. civ., art. 1101, 1102, 1106 et 1107). La cession est dite partielle lorsqu’elle porte seulement sur une partie des produits et/ou services pour lesquels la marque est protégée. Elle ne peut en aucun cas comporter de limitation territoriale (CPI, art. L. 714-1).

La cession s’apparente à la vente (C. civ., art. 1582 s.). Portant sur un meuble incorporel, elle est soumise au régime du contrat spécial de la vente, complété par les règles spécifiques du Code de la propriété intellectuelle (obligation d’un écrit, liberté, portée territoriale et publicité de la cession).

Elle se distingue d’autres opérations juridiques emportant le transfert de la marque (donation, legs, fusion, apport, scission, transfert forcé, mutation par décès) mais aussi de la licence qui n’a quant à elle pas pour effet de transférer les droits sur la marque (il s’agit d’une simple concession d’exploitation : autorisation donnée à un tiers d’utiliser la marque selon des modalités et pour une durée déterminée dans le contrat).

Échange de consentements

La cession de la marque se réalise du fait de la rencontre du consentement des parties sur la chose et le prix (C. civ., art. 1128 (anciennement art. 1108) et 1229). L’écrit est néanmoins obligatoire (V. Écrit). La partie ayant exprimé son intention de ne plus acheter la marque peut donc faire l’objet d’une action en exécution forcée de la vente (Cass. com., 19 juin 2007, n° 06-15.899 : JurisData n° 2007-039730). La nécessité pour les parties de faire preuve de bonne foi au stade des discussions précontractuelles se trouve renforcée par la récente réforme du droit des contrats (V. Réserves).

Cession licite

Conformément au droit commun, un contrat de cession de marque ne doit pas revêtir de caractère frauduleux et ne peut déroger aux règles qui intéressent l’ordre public (C. civ., art. 6, 1102, 1162).

Les cessions de marque conclues dans le seul dessein de pouvoir opposer des droits antérieurs à un concurrent afin de paralyser son activité (CA Paris, 1er déc. 2000 : PIBD 2001, n° 719, III, p. 237) ou de faire échec à l’action en contrefaçon engagée par celui-ci (CA Paris, pôle 5, 1re ch., 7 déc. 2011, n° 09/28317 : JurisData n° 2011-033778) sont déclarées frauduleuses et, par voie de conséquence, inopposables audit concurrent.

Une cession portant sur une marque dont l’enregistrement a été effectué en fraude des droits d’un tiers est, par « ricochet », inopposable au tiers (CA Paris, Pôle 5, 2e ch., 6 déc. 2013, n° 11/18793 : PIBD 2014, n° 1002, III, p. 238).

Au contraire, n’est pas frauduleuse l’acquisition d’une marque pour conforter les droits du cessionnaire sur une dénomination qu’il exploite déjà (Cass. com., 25 avr. 2006, n° 04-15.641 : JurisData n° 2006-033209 ; PIBD 2006, n° 834, III, p. 503).

Cession libre

La cession est possible indépendamment de celle du fonds de commerce auquel la marque peut appartenir (CPI, art. L. 714-1).

En cas de cession d’un fonds de commerce, il convient de préciser de façon expresse le sort de la (des) marque(s). À défaut de mention expresse et écrite de la marque parmi les éléments incorporels cédés, le cessionnaire du fonds de commerce risque fort de se voir dénier la propriété de la marque attachée à ce fonds (Cass. com., 29 janv. 2002 : PIBD 2002, n° 742, III, p. 226. – Cass. com., 6 mai 2009, n° 07-21.242 : JurisData n° 2009-048200).

Intransmissibilité (marque collective de certification)

Seules les marques de fabrique, de commerce ou de service peuvent faire l’objet d’une cession.

La marque collective de certification ne peut faire l’objet d’aucun transfert de propriété si ce n’est en cas de dissolution de la personne morale qui en était titulaire et sous certaines conditions précisées par le Code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 715-2).

1° Forme, conditions et modalités de la cession
Écrit, signature et date

Les parties doivent impérativement conclure la cession par un écrit (condition ad validitem – CPI, art. L. 714-1, al. 4).

La cour d’appel de Paris a rappelé « que l’article L. 110-3 du Code de commerce prévoit, certes, l’admission de la preuve par tous moyens mais ajoute “à moins qu’il n’en soit disposé autrement par la loi” et qu’en dispose autrement l’article L. 714-1 du Code de la propriété intellectuelle qui exige, pour la validité d’un acte de cession de marque, un écrit, ceci quand bien même il s’agirait d’un acte entre commerçants selon la doctrine de la Cour de cassation » (CA Paris, Pôle 5, 2e ch., 11 avr. 2014, n° 13/11620 : JurisData n° 2014-009146) ;

Ainsi, la cession doit, pour être valable, être constatée dans un contrat écrit (acte sous seing privé ou acte authentique), lequel peut être électronique (C. civ., art. 1366).

La loi n’impose pas la signature d’un acte authentique.

Il est établi autant d’exemplaires originaux du contrat qu’il y a de parties au contrat, le plus souvent deux (C. civ., art. 1375 (anciennement art. 1325)). À défaut, le document ne vaut que comme commencement de preuve par écrit (Cass. 3e civ., 23 janv. 1991 : Bull. civ. III, n° 35).

Le contrat de cession doit être signé par les parties ou par leur représentant (V. Cass. com., 4 mars. 2003 : D. 2003, p. 947 et Parties). La signature du contrat atteste de l’identité des parties et manifeste leur consentement aux obligations qui découlent de l’acte (C. civ., art. 1367 (anciennement art. 1316-4)).

La date à laquelle le contrat est signé par les parties doit être apposée sur le contrat (Cass. crim., 23 mai 2013, n° 12-82.199 : JurisData n° 2013-010055 , pour une condamnation des parties à un contrat de cession de marque pour faux en écriture privée et complicité du fait de l’apposition d’une fausse date dans le but de persuader le futur liquidateur, les autres créanciers puis le tribunal de commerce que la cession était un acte de bonne gestion réalisé le plus loin possible de la période suspecte précédant le dépôt de bilan de l’une des parties, date fausse qui devait avoir des conséquences juridiques de nature à nuire aux autres créanciers. – V. également CA Paris, Pôle 5, 1re ch., 30 juin 2015, n° 14/03937, pour apprécier les conséquences juridiques d’un contrat non daté, à savoir, en l’espèce l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon engagée par le cessionnaire, faute de pouvoir rapporter la preuve de l’existence du cédant (une société liquidée) à la date de la cession).

L’absence d’écrit est sanctionnée par la nullité absolue – et non pas relative – de la cession (CPI, art. L. 714-1, al. 4. – Cass. com., 20 déc. 1988, n° 87-13.118 : JurisData n° 1988-702864 ; JCP G 1989, IV, 70. – Cass. com., 7 avr. 1992, n° 90-14.272 : JurisData n° 1992-000793). La nullité de la cession doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord (le législateur n’impose aucune forme aux parties qui constateraient la nullité du contrat conformément à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. – C. civ., art. 1178).

La marque cédée doit être identifiée avec précision pour éviter toute contestation quant au contenu (l’objet) et/ou la portée du contrat et pour permettre l’inscription de la cession dans le Registre national des marques (RNM) (V. Inscription au Registre national des marques). Seront mentionnés outre la marque elle-même, son numéro d’enregistrement, sa date de dépôt, d’enregistrement, le cas échéant de renouvellement ainsi que les produits et/ou services pour lesquels elle est cédée (V. Portée et étendue).

Titre

Les parties peuvent décider d’intituler le contrat. Le titre « Contrat de cession de marque » permet d’identifier sans ambiguïté la nature de l’opération et de déterminer le régime juridique qui lui est applicable. Le juge n’est toutefois pas lié par l’imprécision ou l’incorrection du titre et peut requalifier le contrat au regard des obligations des parties (CPC, art. 12, al. 2).

Parties (identification et capacité)

Les parties au contrat peuvent être des personnes physiques ou morales (capables de contracter). Elles doivent être identifiées avec soin dans le contrat. À titre d’illustration, la formule de contrat ci-après comporte une personne physique (le cédant) et une personne morale (le cessionnaire).

Les personnes physiques doivent être identifiées par leur nom, prénom(s), date et lieu de naissance, adresse. Les personnes morales sont identifiées par leurs dénomination sociale, nationalité, forme juridique, adresse de leur siège social, numéro d’immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, nom et qualité du représentant légal autorisé à les engager contractuellement.

Les personnes morales contractent par l’intermédiaire des personnes physiques qui les représentent. La réforme du droit des obligations de 2016 (Ord. n° 2016-131, 10 févr. 2016, préc.) contient une nouvelle procédure d’interrogation ouverte au tiers qui aurait un doute sur l’étendue du pouvoir du représentant d’une personne morale avec laquelle il envisage de contracter au terme de laquelle et à défaut de réponse dans un délai raisonnable, le représentant est réputé habilité à conclure l’acte (C. civ., art. 1158).

L’identification des parties doit être précise et complète : c’est à partir d’elle que s’apprécient la capacité des parties (i), leurs obligations respectives (ii), la validité de la chaîne des titres (iii).

Aucune qualité n’est requise quant à l’activité des parties. Il est suffisant qu’elles puissent contracter (C. civ., art. 1594). Ne disposent pas de cette capacité les mineurs non émancipés ainsi que les majeurs protégés au sens de l’article 488 du Code civil (C. civ., art.1145 à 1152 (anciennement art. 1123 et 1124)).

Le cessionnaire a tout particulièrement intérêt à s’assurer de la capacité du cédant, et en cas d’incapacité d’exercice de ce dernier, de l’autorisation ou de l’assistance donnée par le tiers qui le représente.

À défaut, le contrat pourra être annulé par le juge sans que le prix payé par le cessionnaire lui soit nécessairement restitué, la personne protégée pouvant ne restituer que ce qui a tourné à son profit (C. civ., art. 1144, 1152, 2224 (anciennement art. 1304) et 1151, 1352-4 (anciennement art. 1312)).

Le cessionnaire devra, par ailleurs, vérifier lorsque le cédant est une personne physique si son régime matrimonial l’autorise à céder librement la marque (C. civ., art. 1421 s.). Dans l’hypothèse où la cession outrepasse les droits du cédant (personne physique) sur la marque, l’époux de ce dernier pourra en demander l’annulation dans un délai de deux années après qu’il a eu connaissance de l’opération – sauf ratification par le conjoint (C. civ., art. 1427).

Lorsque l’une des (ou les) parties est (sont) représentée(s) par un tiers dans le contrat de cession – personne physique mineure non émancipée, personne protégée, personne morale –, l’autre partie devra s’assurer du pouvoir du représentant à signer l’acte (V. en particulier les dirigeants sociaux autorisés à représenter une société identifiés par la loi ou ses statuts voire le représentant désigné par une décision judiciaire en cas de redressement ou de liquidation judiciaire). En dehors de l’hypothèse du « mandat apparent », la cession pourra être annulée si le représentant ne disposait pas du pouvoir de signer l’acte (C. civ., art. 1984. – V. Cass. 1re civ., 29 avr. 1969 : JCP G 1969, II, 15972).

En cas de copropriété de la marque dont la cession est envisagée, le cessionnaire doit, préalablement à la signature du contrat, s’assurer de l’accord de l’ensemble des copropriétaires pour acquérir la totalité des droits. À défaut, il ne devient propriétaire que des droits détenus sur la marque par le (ou les) copropriétaire(s) cédant(s) pour autant que les autres coïndivisaires aient renoncé à exercer le droit de préemption et de substitution dont ils bénéficient conformément au droit commun (C. civ., art. 815. – TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 4 déc. 2014, n° 12/16784 , le cessionnaire de 50 % des droits sur une marque en copropriété ne pouvant se prévaloir de sa propre négligence pour arguer de la nullité de la cession) et sous réserve de toute disposition contraire d’un éventuel accord de copropriété qu’il devra examiner avec soin. À supposer qu’il accepte le principe de la copropriété, le cessionnaire aura donc fortement intérêt à solliciter et examiner à titre préalable l’éventuel accord de copropriété portant sur la marque tant pour vérifier les conditions de la cession d’une quote-part de propriété de la marque que les modalités de la copropriété par laquelle il pourrait se trouver ultérieurement lié. Les parties à la négociation ont tout intérêt à convenir des conditions de cette communication et de non-divulgation aux tiers de l’accord de copropriété par la conclusion d’un accord de confidentialité. En l’absence d’accord de copropriété, elles auront intérêt à signer un tel accord. À défaut, la copropriété relèvera en effet du régime de droit commun de l’indivision (C. civ., art. 815).

Préambule

Il est destiné à préciser les circonstances de l’opération et à permettre d’interpréter la volonté des parties au moment de la signature du contrat, notamment en cas de divergence d’interprétation ultérieure voire de litige. Les parties auront intérêt à y préciser toute spécificité afin d’éviter toute ambiguïté ultérieure. Car le législateur privilégie la commune intention des parties plutôt que le sens littéral des termes du contrat aux fins d’interprétation de celui-ci (C. civ., art. 1188).

Déclarations et information

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a introduit une obligation pour les parties à un contrat de négocier de bonne foi (C. civ., art. 1112). Elles doivent, en outre, communiquer les informations déterminantes du consentement de leur cocontractant si, légitimement, ce dernier les ignore ou fait confiance à son cocontractant (C. civ., art. 1112-1). En pratique, ce devoir d’information incombe surtout au cédant dans le cadre d’un contrat de cession de marque.

Il est essentiel que le cessionnaire obtienne du cédant l’ensemble des informations dont celui-ci dispose sur la marque cédée et, en particulier, le statut de la marque, les produits et services qu’elle désigne et son étendue territoriale, et s’assure de la titularité des droits que son cocontractant entend céder. Lorsque la cession porte sur un nombre de marques limité, il est recommandé d’annexer au contrat un certificat d’enregistrement et un extrait récent des inscriptions relatives à la (ou aux) marque(s) cédée(s) (pour un exemple de sanction du manquement à l’obligation de bonne foi du cédant : CA Nîmes, 19 mars 2015, n° 13/02115 : nullité de la cession des marques – qualifiées d’« inexistantes » par la cour – qui n’avaient pas été déposées auprès de l’INPI et au surplus avait déjà fait l’objet, pour l’une, d’un enregistrement par un tiers, aucune faute ne pouvant être reprochée au cessionnaire, même conseillé par un professionnel du droit. – V. contra et s’agissant d’une cession d’une marque en copropriété : TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 4 déc. 2014, n° 12/16784, préc., qui a considéré comme valable la cession intervenue alors même qu’il n’était pas établi que le cédant avait expressément informé le cessionnaire du fait qu’il ne détenait que la moitié des droits sur deux des trois marques objets de la cession : « Les relevés des certificats d’identité de marques sont des documents aisément accessibles et qui sont les documents de base à consulter dans le cadre d’un projet d’acquisition de marques. Monsieur V ne peut donc se prévaloir de sa propre négligence pour arguer aujourd’hui d’une nullité relative entachant le contrat de cession qu’il a signé »).

D’autres déclarations, relatives à l’absence de sûretés sur la marque cédée, à l’existence de contrats (de licence, de coexistence) ou encore de litiges portant sur la marque cédée, devront figurer au titre des déclarations faites par le cédant.

Le contrat pourra en outre préciser si la marque cédée est ou non exploitée par le cédant, cette information ayant notamment des incidences sur le régime fiscal de la cession (V. Fiscalité). Il convient toutefois de rester prudent dans la formulation utilisée en cas d’inexploitation de la marque, surtout si celle-ci est enregistrée depuis plus de cinq ans. Le contrat ayant vocation à être publié (dans son intégralité ou sous la forme d’extraits, V. Inscription au Registre national des marques), l’aveu d’une absence d’exploitation pourrait en effet constituer une information déterminante pour les tiers susceptibles d’engager une action en déchéance des droits du cessionnaire sur la marque cédée (CPI, art. L. 714-5). Dans certaines hypothèses, la divulgation de cette information peut être de nature à affecter la licéité de l’opération et partant son opposabilité (V. Cession licite).

L’absence ou l’inexactitude de ces déclarations pourra entraîner la nullité du contrat (C. civ., art. 1112-1 et 1130 (anciennement 1116)). Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, il est à noter que la nullité du contrat peut être constatée d’un commun accord par les parties et non plus seulement prononcée par le juge (C. civ., art. 1178). Le contrat, atteint d’une cause de nullité relative, peut au contraire être confirmé par les parties (C. civ., art. 1181 et 1182).

Par ailleurs, le cessionnaire pourra solliciter des dommages-intérêts pour obtenir la réparation du préjudice qu’il a subi du fait de l’absence ou de l’inexactitude des déclarations de son cocontractant.

Les déclarations relatives à la marque cédée peuvent faire l’objet d’une garantie spécifique de la part du cédant (V. Obligation de garanties du cédant).

Contenu du contrat (anciennement objet et cause)

Le contrat porte sur une (ou plusieurs) marque(s) – droit incorporel de nature mobilière – dont la propriété est cédée en tout ou partie au cessionnaire en contrepartie du paiement d’un prix (C. civ., art. 1163 s. (anciennement art. 1126 s.). – V. Prix). Le contrat de cession étant synallagmatique et conclu à titre onéreux, les obligations des parties sont réciproques, chacune trouvant sa cause (ou son « but » selon la terminologie issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) dans celle de l’autre partie, à savoir, respectivement le transfert de propriété de la marque d’une part et le paiement du prix d’autre part, et non la rentabilité du contrat (Cass. com., 18 mars 2014, n° 12-29.453 : JurisData n° 2014-005362). On parle depuis la réforme du droit des contrats de l’« objet des obligations ».

Le contenu du contrat doit être licite, déterminé ou déterminable. Les parties doivent donc veiller à le déterminer précisément : transfert de la marque en contrepartie d’un prix (C. civ., art. 1162 et 1163 (anciennement art. 1129)). La cession peut porter sur une demande d’enregistrement ou sur un enregistrement de marque. La marque peut être cédée pour tout ou partie des produits et services énumérés dans le libellé de la marque (V. Portée et étendue).

La (ou les) marque(s) cédée(s) doit (doivent) être précisément identifiée(s) dans le contrat que ce soit à des fins d’identification du contenu (objet) du contrat que de l’inscription de la cession, y compris dans l’hypothèse d’une cession de fonds de commerce auquel se rattache la (les) marque(s) (V. Cass. com., 24 mars 1980, n° 78-12.877 : JurisData n° 1980-099142. – Cass. com., 7 avr. 1992, n° 90-14.272 : JurisData n° 1992-000793 , à propos de l’interprétation de l’intention des parties rendue nécessaire en raison de l’ambiguïté des contrats, la cour d’appel procédant à l’analyse des actes qui lui étaient soumis et considérant que la marque litigieuse n’avait pas été cédée faute de précision dans l’identification de la marque. – V. également, CA Paris, 21 janv. 1957 : Ann. propr. ind. 1957, p. 193. – Cass. com., 29 janv. 2002 : PIBD 2002, n° 742, III, p. 226).

Conformément au principe du droit commun des obligations, la cession est nulle lorsqu’elle est dépourvue de contenu (ou d’objet) (C. civ., art. 1184, 1601). Il en va notamment ainsi d’un contrat portant sur une marque non déposée, rejetée ou non renouvelée antérieurement à la cession (i), si la marque est ultérieurement rejetée (ii) ou en cas d’annulation de la marque (iii), laquelle emporte celle du contrat sauf si les parties avaient prévu que la cession se faisait aux risques et périls du cessionnaire. La nullité de la marque entraîne, en effet, la nullité d’une (ou plusieurs) clause(s) du contrat relative(s) à un élément déterminant de l’engagement des parties et par conséquent celle du contrat dans son ensemble (C. civ., art. 1184). L’action en nullité se prescrit par un délai de cinq ans à compter de l’un des événements envisagés par la loi (C. civ., art. 1144, 1152, et 2224 (anciennement art. 1304)). Les effets de l’annulation du contrat sont absolus et rétroactifs (Quod nullum est, nullum producit effectum : V. Cass. 3e civ., 2 oct. 2002, n° 01-02.924 : JurisData n° 2002-015726 ; Contrats, conc. consom. 2003, comm. 23, L. Leveneur).

Si la marque est annulée, le prix de la cession sera restitué au cessionnaire (le contrat étant « censé ne jamais avoir existé ». – C. civ., art. 1178). La partie de bonne foi au contrat peut demander la condamnation de l’autre partie, lorsqu’elle est fautive, à réparer le préjudice qu’elle a subi (Cass. ch. mixte, 9 juill. 2004, n° 02-16.302 : JurisData n° 2004-024656 ; JCP G 2004, II, 10190 . – C. civ., art. 1178). Cette solution peut apparaître comme sévère pour le cédant lorsque le cessionnaire a pu disposer et jouir paisiblement de la marque, à sa place, pendant un certain temps (V. en matière immobilière et à propos de l’occupation d’un immeuble par le cessionnaire, Cass. 3e civ., 26 oct. 2005, n° 04-15.354 : JurisData n° 2005-030592 ; Contrats, conc. consom. 2006, comm. 45).

Enfin, en cas d’annulation de la cession, le cessionnaire de bonne foi pourra conserver les fruits produits par la marque (ex. : redevance de licence) pendant qu’il en avait la possession (C. civ., art. 549).

Portée et étendue

La marque peut être cédée pour tous les produits et services visés au dépôt ou pour une partie seulement. Le contrat devra préciser si la cession est totale ou partielle et désigner précisément la liste des produits et/ou services pour lesquels la marque est cédée ainsi que, le cas échéant, les conditions d’un usage non trompeur pour l’hypothèse de la cession d’une marque constituée par un nom patronymique au profit d’un tiers qui ne serait pas (ou plus) lié au cédant (personne physique qui porte ce patronyme) (V. CA Paris, 2 févr. 2007, n° 05/10045 : PIBD 2007, n° 849, III, p. 247. – Et TGI Paris, 10 janv. 2014, 3e ch., 3e sect., n° 11/12674. – Confirmé (substitution de motifs) par CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 10 oct. 2014, n° 14/01577). Dans l’hypothèse où le cédant conserve des droits sur un signe susceptible de créer un risque de confusion avec la marque cédée, le contrat devra prévoir les conditions de coexistence de ces droits concurrents (V. Garantie d’éviction).

Les droits sont cédés pour la totalité du territoire national et ne peuvent comporter aucune limitation territoriale (CPI, art. L. 714-1, al. 1er. – CA Paris, 19 avr. 1986 : PIBD 1987, III, p. 140).

La cession de la marque n’emporte pas, en l’absence de clause expresse, la cession du droit de priorité. Car le droit de priorité ne constitue pas l’accessoire de la marque cédée et peut être cédé ou conservé par le déposant (cédant) indépendamment de la propriété du dépôt (ou de l’enregistrement) de base (V. TPICE, 15 nov. 2001, aff. T-128/99, Teleye : Rec. CJCE 2001, II, p. 3273).

Si aucune disposition du Code de la propriété intellectuelle n’impose la rédaction d’un écrit à peine de nullité de la cession du droit de priorité, les parties devront veiller à s’assurer de la mention expresse de la cession de ce droit, s’il s’agit de leur intention, notamment aux fins de pouvoir en justifier lors du dépôt de la marque à l’étranger.

Les parties peuvent prévoir que le cessionnaire se trouve subrogé dans les droits du cédant, à compter de la date de la cession, y compris pour les atteintes antérieures à la date de signature du contrat. En l’absence de disposition expresse, la cession n’emporte toutefois pas le droit pour le cessionnaire de poursuivre les faits de contrefaçon antérieurs à la date de la cession qui ne seraient pas prescrits ni celui de réclamer et de se voir allouer des dommages-intérêts qui seraient dus par des tiers pour atteinte à la marque (CA Paris, 5 nov. 1997, PFMBP. – Contra J. Passa, Pour tenter d’en finir avec les incertitudes liées à la demande en contrefaçon du cessionnaire d’un droit de propriété industrielle : Propr. industr. 2015, étude 3). En tout état de cause, le cessionnaire ne sera recevable à agir qu’à compter de la publicité de la cession (ou de la clause relative au droit de poursuite des faits antérieurs à la cession et/ou à la publicité de la cession de la marque. – V. Inscription au Registre national des marques).

Droit de gage ou de nantissement (absence de –)

Préalablement à la cession et nonobstant les déclarations du cédant, il est vivement recommandé au cessionnaire de vérifier que la marque peut valablement être cédée par le cédant en s’assurant auprès de l’INPI que la marque ne fait pas l’objet d’une cession, d’un gage ou d’un nantissement inscrit au Registre national des marques. En pratique, le cessionnaire devra commander un certificat d’identité avec état des inscriptions auprès de l’Institut pour s’en assurer.

Car la marque ne doit avoir fait l’objet d’aucun droit de gage ou nantissement pour pouvoir être cédée. À défaut, la cession est nulle.

Ainsi, celui qui envisage de se porter acquéreur de la marque aura le plus grand intérêt à vérifier si la marque a déjà fait l’objet d’une cession à un tiers ou d’une concession de licence inscrite au Registre national des marques et, le cas échéant, d’apprécier le sort de cette licence postérieurement à la cession de la marque (V. Inscription au Registre national des marques).

Prix

Si le transfert de propriété d’une marque peut être réalisé à titre gratuit dans le cadre d’un legs ou d’une donation, il n’existe pas, à proprement parler, de cession à titre gratuit. La cession de marque opère donc stricto sensu un transfert de propriété à titre onéreux (V. toutefois, TGI Paris, 3e ch., 1re sect., 5 janv. 2010, n° 08/9523 : « la cession à titre gratuit d’une marque n’est pas prohibée »).

La cession doit comporter un prix déterminé ou au moins déterminable (C. civ., art. 1591) et ne peut dépendre de la réalisation d’une condition potestative, telle que la poursuite de la collaboration entre le cédant et le cessionnaire dans le cadre d’un contrat de travail (TGI Paris, 3e ch., 2e sect., 17 sept. 2004 : JurisData n° 2004-253217 ; JCP E 2005, 181, note F. Pollaud-Dulian ; D. 2004, p. 2997. – ce jugement a ensuite été infirmé mais sur le fondement de l’irrecevabilité du cédant par CA Paris, 4e ch., sect. A, 15 déc. 2004, n° 04/20120 : JurisData n° 2004-258939 ; D. 2005, p. 772 ; PIBD 2005, n° 803, III, p. 142 ; Comm. com. électr. 2005, comm. 29, C. Caron).

Le montant du prix de la cession est librement fixé par les parties au contrat et peut ne pas correspondre à la valeur économique de la marque. En revanche, le prix doit être réel (par opposition au prix fictif) et sérieux (par opposition au prix dérisoire). À défaut, le contrat est nul (C. civ., art. 1169. – Et CA Nîmes, 3 févr. 2011, n° 08/05631 : JurisData n° 2011-014534) sauf si la preuve de l’intention libérale du cédant peut être rapportée, auquel cas la cession pourra être requalifiée en donation déguisée ou indirecte. Les modalités de paiement du prix de la cession sont multiples.

Le plus souvent, la cession est consentie pour un montant forfaitaire payé par le cédant au jour de la signature du contrat. Les parties peuvent également s’entendre sur un paiement échelonné du prix. Dans ce cas, il est recommandé de prévoir des intérêts de retard en cas de défaillance de la part du cessionnaire. Il est conseillé également d’exiger de ce dernier une garantie du type cautionnement bancaire au profit du cédant. Enfin, toujours en cas de paiement échelonné, le contrat peut comprendre une clause de réserve de propriété de la marque au profit du cédant jusqu’au complet paiement du prix par le cessionnaire.

Le cédant peut désirer être associé à la rentabilité de la marque cédée et faire dépendre tout ou partie du prix de cession du résultat de l’exploitation de la marque par le cessionnaire. Le prix prend alors la forme d’une redevance, qui peut être basée sur le chiffre d’affaires réalisé par le cessionnaire sur la vente des produits revêtus de la marque cédée. Une telle rémunération, propre aux contrats de licence, est toutefois rare dans la pratique.

Si plusieurs marques sont cédées en même temps, il est vivement conseillé de ventiler le prix par marque, surtout lorsqu’il s’agit de marques en vigueur dans des territoires différents, pour des raisons fiscales mais également, en cas de cession d’un portefeuille de marques protégées dans plusieurs pays, aux fins d’inscription dans le registre des marques de certains pays étrangers.

Fiscalité

Les parties ont tout intérêt à se faire assister d’un fiscaliste pour valider le traitement fiscal de la cession.

Le régime applicable en France est différent selon que la marque cédée est exploitée ou non, selon que la marque est vendue, ou non, avec le fonds de commerce et selon que les parties sont des personnes physiques ou des personnes morales.

Si la marque n’est pas exploitée, la cession est considérée fiscalement comme la cession d’un bien meuble incorporel et entre dans le champ d’application de la TVA (CGI, art. 256, IV, 1°).

Si la marque est exploitée, la cession n’est pas soumise à la TVA mais au droit proportionnel d’enregistrement de l’article 719 du Code général des impôts lorsqu’une clientèle est attachée à la marque (CA Paris, 1re ch., 25 mai 2007, n° 05/03183 : JurisData n° 2007-337803) ou lorsque la marque est cédée en même temps que le fonds de commerce qui l’exploite (Cass. com., 19 mai 1992, n° 89-20.199 : JurisData n° 1992-001273 ; Bull. civ. 1992, IV, n° 196). La cession isolée d’une marque exploitée (sans clientèle attachée) est considérée, quant à elle, comme une simple cession mobilière et soumise, en tant que telle, au droit fixe de 125 euros, prévu à l’article 680 du Code général des impôts (Cass. com., 30 oct. 1989, n° 88-13.824 : JurisData n° 1989-703621 ; Bull. civ. 1989, IV, n° 265).

Loi applicable

Les parties au contrat définissent la loi applicable en cas de litige.

Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs marques françaises et que le contrat est conclu entre deux parties de nationalité française, c’est naturellement la loi française qui aura vocation à régir le contrat.

Le choix de la loi applicable au contrat soulèvera davantage de questions en présence d’un élément d’extranéité, ce qui est le cas lorsque la cession porte sur plusieurs marques en vigueur dans des territoires différents et/ou lorsque les parties au contrat sont de nationalités différentes. Il est préférable, dans ce cas, de choisir la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits.

Dans tous les cas, il convient de rappeler que la loi choisie par les parties n’aura vocation qu’à régir la formation, l’exécution et l’extinction du contrat.

Toutes les questions relatives à la validité de la marque cédée, à l’opposabilité de la cession aux tiers ou encore à la fiscalité, seront régies par la loi de l’État qui a délivré la marque cédée.

Juridiction compétente

Les parties au contrat définissent la juridiction compétente en cas de litige.

L’article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle donne compétence exclusive aux tribunaux de grande instance pour connaître des actions civiles et des demandes relatives aux marques. En application de cet article, toutes les questions liées à la validité de la marque ou à la contrefaçon doivent être portées devant l’un des dix tribunaux de grande instance territorialement compétents suivants (COJ, art. D. 211-6-1, ann., Tableau VI) : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nanterre, Nancy, Paris, Rennes, Strasbourg et Fort-de-France.

En revanche, lorsqu’aucune disposition spécifique au droit des marques n’est mise en œuvre dans le cadre d’une action judiciaire, les règles de compétence juridictionnelle de droit commun prévues par le Code de procédure civile s’appliquent. Ainsi, le tribunal de commerce est compétent pour juger d’un litige d’ordre purement contractuel, entre deux commerçants, mettant en jeu un contrat relatif à une marque (Cass. com., 23 nov. 2010, n° 09-70.859 : JurisData n° 2010-022058 ; Comm. com. électr. 2011, comm. 10, C. Caron, à propos d’un contrat de licence de marque).

Les parties ont donc la possibilité de soumettre tout litige d’ordre purement contractuel, qu’il soit relatif à la formation du contrat (ex. : vice du consentement), à son interprétation ou à son exécution (ex. : non-respect d’une clause contractuelle), au tribunal de leur choix, dans le respect des règles du Code de procédure civile.

Les parties peuvent également décider de régler leurs éventuels différends d’ordre contractuel par la voie de l’arbitrage en insérant au contrat une clause compromissoire. L’article L. 716-4 du Code de la propriété intellectuelle précise en effet que les dispositions de l’article L. 716-3 “ne font pas obstacle au recours à l’arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code civil”.

Enfin, le contrat peut prévoir qu’avant de saisir toute instance judiciaire ou arbitrale, les parties ont l’obligation de tenter de résoudre amiablement le litige. D’ailleurs, le décret n° 2015-282 du 11 mars 2015 (JO 14 mars 2015) a modifié l’article 58 du Code de procédure civile et prévu qu’il n’est plus possible d’introduire une instance, que ce soit par requête ou déclaration, sans préciser dans l’acte les « diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige », sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée.

2° Obligations des parties
En l’absence de dispositions spécifiques relatives au contrat de cession de marque, c’est le droit commun des contrats et le droit spécial applicable au contrat de vente (qui n’a, lui, pas été réformé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016), qui déterminent les obligations des parties.

Obligation de bonne foi et devoir d’information précontractuelle

L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 impose aux parties de conduire les négociations de bonne foi et de communiquer au cocontractant l’ensemble des informations dont l’importance est déterminante de son consentement, si légitimement cette partie l’ignore ou fait confiance à son cocontractant (C. civ., art. 1112 et 1112-1. – V. Déclarations).

Obligation de délivrance du cédant

Comme tout vendeur, le cédant est tenu de délivrer la chose au cessionnaire (C. civ., art. 1603 et 1604). Cette obligation consiste en la remise matérielle du titre au nouveau propriétaire ou en l’usage de la marque “que l’acquéreur en fait du consentement du vendeur” (C. civ., art. 1607). Les parties ont intérêt à préciser si le titre sera remis au cessionnaire ou à son conseil et selon quelles modalités, si le titre n’est pas remis au cessionnaire lors de la signature du contrat.

En cas d’inexécution de son obligation de délivrance, le cédant s’expose à voir prononcer la résolution du contrat ou son exécution forcée (C. civ., art. 1610), le cessionnaire pouvant en outre obtenir des dommages-intérêts s’il subit un préjudice du fait du défaut de délivrance au terme convenu (C. civ., art. 1611 . – V. à propos d’une demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de délivrance d’une marque cédée qui n’avait en fait pas été déposée par le cédant, Cass. com., 15 juin 1999, Château Sicard).

Obligation de garanties du cédant

Le niveau de garantie octroyé par le cédant au cessionnaire dans le cadre d’un contrat de cession de marque est variable et résulte des négociations contractuelles entre les parties.

La clause la moins protectrice est celle par laquelle les parties conviennent que la cession est consentie sans autre garantie que celles de l’existence matérielle de la marque et du fait personnel du cédant. De tels contrats sont dits conclus « aux risques et périls » du cessionnaire.

Garanties d’éviction

La garantie d’éviction du fait personnel est une garantie d’ordre public, due au cessionnaire en toute hypothèse (C. civ., art. 1628). À ce titre, le cédant doit s’abstenir de tout acte de fait ou de droit, de nature à troubler le cessionnaire dans la jouissance paisible de la marque. Ainsi, il ne saurait engager à son encontre une action en nullité de la marque cédée ou en déchéance pour défaut d’exploitation (si ce n’est peut-être pour une période de non-usage de cinq années postérieure à la date de la cession, c’est-à-dire pour défaut d’usage de la marque du fait du cessionnaire – ou encore pour déceptivité (Cass. com., 31 janv. 2006, n° 05-10.116 : JurisData n° 2006-031928 ; Comm. com. électr. 2006, comm. 58, C. Caron ; Propr. intell. 2006, n° 19, p. 218, obs. X. Buffet Delmas, énonçant, au visa de l’article 1628 du Code civil, que le cédant « n’était pas recevable en une action tendant à l’éviction de l’acquéreur ». – CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 9 avr. 2014, n° 12/18387, déclarant irrecevable, au visa de l’article 1628 du Code civil, l’action en déchéance intentée par le cédant).

La garantie du fait personnel oblige par ailleurs le cédant à ne pas effectuer d’actes matériels de nature à troubler l’exploitation de la marque par le cessionnaire, tels que l’exploitation ou le nouveau dépôt de la marque cédée ou de tout autre signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été cédée. C’est pourquoi, il est important de préciser dans le contrat si le cédant demeure propriétaire de droits résiduels sur le signe objet de la marque cédée ou sur un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque, susceptibles de générer un risque de confusion avec cette dernière (tel qu’un droit sur une marque proche, une dénomination sociale, un nom commercial ou un nom de domaine). Si tel est le cas, il convient d’organiser la coexistence de ces signes concurrents dans le contrat de cession ou par acte séparé.

En revanche, « la garantie d’éviction ne s’oppose pas à la contestation de la validité d’une nouvelle marque déposée pour des produits qui n’étaient pas couverts par les marques cédées et pour des territoires qui n’étaient pas prévus dans le contrat de cession » (TGI Paris, 3e ch., 3e sect., 10 janv. 2014, n° 11/12674 . – Confirmé (substitution de motifs) par CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 10 oct. 2014, n° 14/01577).

La garantie d’éviction du fait des tiers, également due au cessionnaire par le cédant (C. civ., art. 1626), vient protéger le cessionnaire contre les troubles de droit causés par des tiers, tels qu’une action en annulation de la marque cédée, en revendication ou en contrefaçon (Cass. com., 8 oct. 2002, n° 00-16.361 : JurisData n° 2002-015911). Ainsi, le cédant devra restituer au cessionnaire l’intégralité du prix de cession de la marque s’il venait à être évincé de son droit postérieurement à la signature du contrat par une décision judiciaire ou administrative devenue définitive, et devra l’indemniser du préjudice subi, constitué en particulier des dommages-intérêts mis à la charge du cessionnaire par une décision de condamnation pour contrefaçon (C. civ., art. 1630). La cause de l’éviction devra toutefois être antérieure à la cession et le cessionnaire devra avoir été dans l’ignorance de la menace d’éviction. En cas d’action en contrefaçon menée par un tiers, la garantie d’éviction du cédant ne sera pas due si le cessionnaire a participé aux actes de contrefaçon en mettant en vente un produit qu’il savait contrefait (Cass. 1re civ., 13 mars 2008, n° 06-20.152 : JurisData n° 2008-043125 ; PIBD 2008, n° 875, III, p. 350).

Contrairement à la garantie du fait personnel d’ordre public, la garantie du fait des tiers peut être limitée voire supprimée par l’accord des parties (C. civ., art. 1627) à condition que le cédant soit de bonne foi, autrement dit qu’il n’ait pas connaissance du trouble affectant la marque au moment de la conclusion du contrat. Ces clauses restrictives de garantie doivent être expresses et non équivoques et sont d’interprétation restrictive. Elles exonèrent le cédant de tous dommages-intérêts mais pas de la restitution du prix, sauf si le cessionnaire a acquis la marque à ses risques et périls (C. civ., art. 1629).

Garantie des vices cachés

La garantie des vices cachés contraint le cédant à garantir le cessionnaire contre les vices juridiques affectant la validité de la marque, qui n’apparaissaient pas de manière manifeste au moment de la conclusion du contrat (C. civ., art. 1625 et 1641). En cas de mise en œuvre de cette garantie, le cédant est tenu de rembourser au cessionnaire le prix reçu et les frais occasionnés par la cession quand bien même il serait de bonne foi (C. civ., art. 1646). Dans l’hypothèse où il avait connaissance des vices affectant la marque cédée, le cédant est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts envers le cessionnaire (C. civ., art. 1645).

Si les clauses de non-garantie ou limitatives de la garantie des vices cachés sont envisagées par le Code civil (C. civ., art. 1643), leur efficacité est souvent remise en cause par les tribunaux, en particulier lorsque le contrat n’est pas conclu entre professionnels de la même spécialité.

Obligation de paiement du prix du cessionnaire

Le cessionnaire est tenu de verser au cédant le prix convenu, selon les modalités déterminées dans le contrat (C. civ., art. 1650).

Si le cessionnaire ne paie pas le prix convenu, le cédant peut demander la résolution de la vente (C. civ., art. 1654. – V. pour un exemple de résolution pour défaut de paiement du prix, restitution des redevances, droits et bénéfices perçus par le cessionnaire : TGI Paris, 3e ch, 3e sect., 31 janv. 2014, n° 13/10474. – Confirmé par CA Paris, Pôle 5, ch. 1, 9 juin 2015, n° 14/02340).

En sa qualité de nouveau propriétaire, le cessionnaire supporte depuis la date de cession les obligations (non contractuelles) de maintien en vigueur et d’exploitation de la marque.

Droit de préemption/Pacte de préférence

Le contrat de cession peut prévoir un droit de préemption en faveur du cédant dans l’hypothèse où le cessionnaire entendrait par la suite céder à son tour la marque objet du contrat ou s’il décidait de ne plus l’exploiter, ou de ne pas la renouveler. Un tel droit peut également jouer en cas de mise en vente globale par le cessionnaire de son fonds de commerce, auquel cas il conviendra d’envisager de disjoindre la marque des autres éléments du fonds.

Ce droit, issu de la jurisprudence, a été entériné par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qui définit le pacte de préférence comme « le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter » (C. civ. art. 1123).

En cas de violation du pacte de préférence, le bénéficiaire cédant pourra obtenir des dommages et intérêts. Il pourra également solliciter la nullité du contrat conclu en violation du pacte ou demander sa substitution dans les droits du tiers à condition de rapporter la preuve que ce dernier avait connaissance de l’existence du pacte et de l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

L’ordonnance prévoit une action interrogatoire en faveur du tiers, lequel peut demander au bénéficiaire d’un pacte de confirmer, dans un délai raisonnable qu’il fixe, l’existence du pacte et son intention de s’en prévaloir. À défaut de réponse dans ledit délai, le bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter ni sa substitution au contrat conclu avec le tiers ni la nullité du contrat (C. civ. art. 1123 al. 3 et 4). Ces dispositions sont d’application immédiate aux contrats conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

3° Effets
Effets

La cession a pour effet de transférer au profit du cessionnaire les droits sur la (ou les) marque(s). Le transfert de propriété intervient au moment de la conclusion du contrat (du fait de l’échange des consentements) ou à une date ultérieure si cela est prévu par les parties (C. civ., art. 1196 et 1583. – V. la disparition de l’« obligation de donner » remplacée par le transfert automatique, c’est-à-dire du seul fait de la conclusion du contrat depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ). La clause par laquelle les parties entendent retarder le transfert de propriété doit comporter une date déterminée ou déterminable (« le contrat prendra effet à compter du (…) »).

Le cessionnaire se trouve, par l’effet de la cession, subrogé dans les droits du cédant dans l’état dans lequel ils se trouvent à la date de la cession (Cass. com., 24 mars 1980, n° 78-12.877 : JurisData n° 1980-099142 ; PIBD 1980, III, p. 135. – CA Paris, 2 févr. 2007, n° 05/10045 : PIBD 2007, n° 849, III, p. 247). À ce titre, il peut du fait de la cession exploiter la marque et autoriser des tiers à en faire usage. De même, il en supporte les risques à la date du transfert de propriété (C. civ., art. 1196). À compter de l’inscription de la cession dans le Registre national des marques, le cessionnaire peut opposer ses droits aux tiers qui y porteraient atteinte (V. Inscription au Registre national des marques). Les parties peuvent, en outre, convenir que le cessionnaire sera investi du droit de poursuivre les faits de contrefaçon antérieurs à la cession, pour autant qu’ils ne soient pas prescrits (V. Portée et étendue).

Seul le cessionnaire inscrit au Registre national des marques pourra valablement renouveler la marque à son échéance, s’il le souhaite (V. Inscription au Registre national des marques).

4° Publicité : opposabilité aux tiers
Inscription au Registre national des marques et publicité

L’inscription et la publicité de la cession dans le Registre national des marques sont destinées à rendre la cession – de la même manière que pour toute autre modification affectant la propriété de la marque – opposable aux tiers (CPI, art. L. 714-7. – C. civ., art. 1200).

Le Code de la propriété intellectuelle ne fixe aucun délai pour procéder à la formalité d’inscription de la cession dans le registre. En pratique, le cessionnaire a néanmoins intérêt à ce qu’elle intervienne dans les meilleurs délais.

En effet, pour être opposable, la cession doit être inscrite dans le registre des marques – Registre national des marques tenu par l’INPI pour les marques françaises, registre international s’agissant des enregistrements internationaux, registre des marques de l’Union européenne pour ce qui concerne les marques de l’Union européennes (V. Cass. com., 3 mars 2004, n° 02-18.506 : la cour rappelle que la publicité est, en revanche, sans application dans les rapports entre les parties). Le défaut d’inscription (et de publication) de la cession dans le registre des marques entraîne donc l’inopposabilité de l’opération aux tiers et n’affecte pas sa validité :

« Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. P. n’est pas fondé à soutenir que la marque Horseball n’a jamais été transférée à la société Parfums & Beauté ; que cette allégation est contredite par la communication de la demande d’inscription et l’inscription de transmission totale de propriété de ladite marque au profit de la société Parfums & Beauté’ ; que le fait que la cession ait été inscrite à l’INPI le 18 juillet 2013 alors que la cession est intervenue le 2 septembre 2010 est inopérant sachant le transfert de propriété de la marque s’opère par l’effet du contrat de cession et non par l’inscription qui ne vise qu’à rendre la cession opposable aux tiers’ ; qu’enfin, la société Parfums & Beauté justifie avoir réglé les redevances dues à l’INPI » (CA Paris, Pôle 1, ch. 2, 3 avr. 2014, n° 13/09591).

La cession est inscrite à la demande de la partie désignée dans le contrat – à défaut de stipulation expresse à la demande de la partie la plus diligente – et publiée aux fins d’opposabilité aux tiers (CPI, art. L. 714-7, R. 714-2, R. 714-4 et R. 714-8). En pratique, il s’agit le plus souvent du cessionnaire. Les parties peuvent convenir d’inscrire dans le registre des marques le contrat de cession dans son intégralité ou bien sous la forme d’extraits, lorsqu’elles souhaitent conserver la confidentialité de certaines clauses du contrat – ex. : prix, dispositions relatives à l’usage de la marque, garanties, car le contrat (ou les extraits) inscrit au registre est accessible aux tiers (V. C. civ., art. 1200. – Et La réforme du droit des obligations G. Chantepie, M. Latina : Dalloz, 2016, n° 553 : « le contrat apparaît ainsi comme une “banque de données pour les tiers” »).

Les parties et, en premier lieu le cessionnaire, doivent veiller à ce que d’éventuels actes antérieurs modifiant la propriété de la marque aient été (ou soient) inscrits dans le registre des marques préalablement à la présentation de la demande d’inscription de la cession. En effet, un acte ne peut être inscrit que si la personne indiquée dans l’acte comme étant le titulaire de la marque est inscrite comme telle dans le Registre national des marques (V. CPI, art. R. 714-4, al. 2). Il est donc de l’intérêt du cessionnaire de s’assurer de la régularisation des opérations antérieures relatives à la marque (Cass. com., 3 juin 2003, n° 01-13.467 , la cour relevant que la société X, cessionnaire, n’avait pas cherché à recenser avec précision l’intégralité des marques cédées alors qu’elle avait été libre de consulter tous documents, mener toutes investigations utiles et effectuer un audit contradictoire des éléments cédés et concluant que le cessionnaire ne pouvait reprocher au cédant une prétendue carence dans la protection de ses actifs antérieurement à la cession). En outre, l’inscription de la cession par le cessionnaire de bonne foi est déterminante en cas de conflit de droits d’acquéreurs successifs d’une même marque qui tiendraient leur droit d’une même personne – indélicate – : la préférence est donnée à celui qui a procédé le premier à l’inscription de la cession dans le registre des marques – même si son droit est postérieur à celui d’un autre cessionnaire (V. par analogie pour les meubles corporels ainsi que pour les immeubles, C. civ., art. 1198 (anciennement art. 1141)).

En pratique, le cessionnaire doit donc être vigilant à double titre : il doit vérifier la propriété de la marque et la régularité de la chaîne des titres.

Les parties et tout particulièrement le cessionnaire ont intérêt à régulariser l’inscription de la cession dans le registre des marques car les droits attachés à la marque ne sont opposables aux tiers qu’à compter de la publicité qui est faite de cette dernière. Aucune action en justice ou opposition ne peut être valablement engagée par le cessionnaire préalablement à l’inscription de la cession dans le registre (Cass. req., 5 sept. 1940 : Ann. propr. ind. 1940-1948, p. 219. – Cass. crim., 23 juin 1956 : Ann. propr. ind. 1956, p. 148. – Cass. com., 19 juill. 1982 : Bull. civ. IV, n° 228. – Cass. com., 14 nov. 1995 : Bull. civ. IV, n° 261. – Cass. com., 29 juin 1999, n° 97-11.940 : JurisData n° 1999-002742 ; PIBD 1999, III, p. 389). Et c’est le cédant qui pourra agir en contrefaçon antérieurement à la publicité de la cession (Cass. ass. plén., 16 juill. 1992 : PIBD 1992, n° 534, III, p. 659).

Le défaut d’inscription de la cession antérieurement à l’introduction de l’action en contrefaçon par le cessionnaire constitue donc un motif d’irrecevabilité de l’action toutefois susceptible d’être régularisé en cours d’instance (CPC, art. 121. – Cass. com., 29 nov. 1988 : Ann. propr. ind. 2001, p. 170. – TGI Paris, 17 mars 2016, n° 11/14768. – V. à propos d’une action en revendication de propriété de marques ultérieurement cédées à un tiers déclarée recevable au motif que l’inscription de la cession au RNM était postérieure à la revendication de propriété et par conséquent inopposable au demandeur à l’action : CA Paris, Pôle 5, ch. 2, 6 déc. 2013, n° 11/18793).

Et le cessionnaire ne pourra faire procéder à une saisie contrefaçon qu’à compter de l’inscription de la cession dans le Registre national des marques, sans qu’une inscription de la cession en cours de procédure puisse toutefois avoir pour effet de régulariser la saisie contrefaçon (Cass. com., 24 mai 1994, n° 92-14.435 : JurisData n° 1994-001564 , à propos d’une saisie contrefaçon dressée à la requête du cédant, antérieurement à l’inscription de la cession au registre. – Cass. com., 31 oct. 2006, n° 05-11.149 : JurisData n° 2006-035655 , rendu en matière de brevet).

L’inscription de la cession ne peut être portée au registre tant que le dépôt de la marque n’est pas publié (V. CPI, art. R. 714-2, 3°, et CPI, art. R. 712-8).

Préalablement à son inscription et par exception au principe de publicité, la cession est opposable aux tiers qui ont acquis des droits après la date de la cession mais qui en avaient connaissance lors de l’acquisition de ces droits (CPI, art. L. 714-8, al. 2. – V. Cass. com., 9 févr. 1976, n° 74-12.272 , sur le principe de l’inopposabilité de la cession aux tiers à défaut de publicité).

Le cessionnaire ne pourra procéder au renouvellement de la marque cédée qu’à compter de l’inscription de la cession (CPI, art. R. 712-24. – CA Paris, 4 mars 2009, n° 08/17775. – TGI Paris, 30 nov. 2005, n° 04/14562 . – V. également, Cass. ass. plén., 16 juill. 1992, n° 89-16.589 : JurisData n° 1992-001698 ; JCP G 1992, II, 21951 ; JCP E 1992, II, 355, note J.-J. Burst ; PIBD 1992, n° 534, II, p. 659).

En cas de cession au profit d’une partie étrangère, le cédant n’a plus l’obligation, depuis l’abrogation des articles R. 624-1 à R. 624-7 du Code de la propriété intellectuelle, de déclarer le contrat à l’INPI, ancien Bureau des transferts techniques internationaux (V. D. n° 2008-1472, 30 déc. 2008, art. 19 : JO 31 déc. 2008).

Formalisme

La demande d’inscription de la cession dans le Registre national des marques doit être présentée sur un formulaire établi par l’INPI. Elle est accompagnée d’une copie de l’acte de cession (ou de simples extraits) et du justificatif du paiement des taxes. La demande d’inscription peut être effectuée en ligne depuis le site internet de l’institut – www.inpi.fr. Depuis le 1er mars 2016, la procédure d’inscription en ligne est obligatoire pour les demandes de traitement accélérées, ainsi que pour les demandes portant sur cinq marques ou plus.

La demande est examinée par l’INPI dont les prérogatives sont limitées. Elle est traitée selon une procédure standard (plusieurs mois sont nécessaires avant d’obtenir l’inscription) ou une procédure accélérée (moyennant le paiement de taxes supplémentaires). Outre le fait que cette dernière procédure comporte un traitement accéléré de la demande, elle permet au demandeur de bénéficier de la date de présentation de la demande comme date d’inscription dans le registre.

À l’issue de l’examen de la demande, la cession est inscrite dans le registre ou rejetée si les justificatifs produits sont considérés comme incorrects, insuffisants ou incomplets. Une date et un numéro sont attribués à l’inscription par l’INPI. L’inscription de la cession est publiée par l’INPI (l’EUIPO en cas de cession de marque de l’Union européenne et l’OMPI s’il s’agit d’un enregistrement international).

Remise du titre

Le cédant doit remettre au cessionnaire tout document officiel émis par l’Institut – ou le Bureau International s’agissant de la cession d’un enregistrement international ou encore l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour une marque de l’Union européenne – et notamment le certificat d’enregistrement et le cas échéant de renouvellement de la marque. En cas de cession d’une demande d’enregistrement non enregistrée et outre les dispositions relatives à la garantie due au cessionnaire, le récépissé de dépôt de la marque lui sera remis. Le cessionnaire aura tout intérêt à inscrire rapidement la cession dans le registre des marques – sous réserve de sa publication – afin d’être directement informé de toute notification d’irrégularités, de refus ou d’opposition contre la marque et pouvoir y répondre directement dans les délais fixés par l’Institut (V. Inscription au Registre national des marques).

Sommaire analytique
FORM. 1. – Contrat de cession de marque
Formule unique. – Contrat de cession de marque
Entre les soussignés

Monsieur ……, (état civil), demeurant à ……

De nationalité ……, né le ……, à ……

Dénommé ci-après le « cédant »,

D’une part

Et

La société ……, société de droit ……

Ayant son siège social à ……

Immatriculée en date du …… au Registre du commerce et des sociétés de …… sous le numéro ……

Représentée aux fins des présentes par ……, en qualité de ……, dûment habilité à cet effet

Dénommée ci-après le « cessionnaire »

D’autre part

Désignées ci-après conjointement les parties

Préambule

Le cédant est propriétaire et titulaire de la marque …… n° …… déposée le ……, enregistrée le ……, renouvelée le …… pour les produits/services suivants ……, (classe(s) ……).

Le cessionnaire est désireux de devenir propriétaire de la marque et le cédant est d’accord pour lui transférer les droits qui y sont attachés tels que définis dans le contrat.

C’est dans ces conditions que les parties se sont rapprochées et ont négocié de bonne foi afin de convenir des modalités de la cession.

En conséquence de quoi il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 . – Définitions
Par contrat on entend le présent acte en ce compris le préambule (et les annexes : en cas d’annexes reproduisant la (ou les) marque(s) cédée(s)).

Par marque on entend la marque …… n° …… déposée le ……, enregistrée le ……, renouvelée le …… pour les produits/services suivants ……, (classe(s) ……).

Article 2 . – Déclarations
Le cédant déclare :

– Avoir la propriété pleine et entière de la marque et être en mesure de la céder librement ;

– Que la marque est actuellement en vigueur et que toutes les taxes nécessaires à cet effet, notamment de dépôt et/ou de renouvellement, ont été réglées ;

– Que la marque n’a fait l’objet d’aucune mutation de propriété, d’apport en société, de concession de licence d’exploitation, de gage, de nantissement, ni d’aucun autre droit au profit d’un tiers ;

– Qu’il ne possède aucun autre droit sur le signe couvert par la marque, tel que notamment marque, dénomination sociale, nom commercial ou nom de domaine, ou sur un signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque, susceptible de générer un risque de confusion avec cette dernière ;

– Qu’il n’existe, à sa connaissance, aucune réclamation, revendication, litige ou action en cours ou imminent, et qu’il n’a été informé d’aucune action susceptible d’être intentée concernant la validité, la propriété ou l’exploitation de la marque.

Article 3 . – Contenu (objet)
Le cédant cède, par les présentes, au cessionnaire qui accepte tous les droits de propriété sur la marque avec effet à compter de la date de signature des présentes pour les produits et/ou services suivants : ……

En conséquence, le cessionnaire pourra, à compter de ladite date, disposer de la marque à lui cédée comme d’une chose lui appartenant en toute propriété et jouissance.

Le cédant cède également au cessionnaire qui accepte le droit de priorité attaché à la marque tel que prévu par l’article 4 de la Convention de Paris.

Article 4 . – Portée de la cession
La cession porte sur les produits et/ou services suivants : ……

Le cédant cède au cessionnaire qui accepte le droit de poursuivre, à ses frais, tous faits de contrefaçon antérieurs non prescrits ou postérieurs à la signature des présentes.

Le cessionnaire se trouve subrogé à compter de la date de signature des présentes dans les droits et actions du cédant sur la marque et aura le droit d’entreprendre, de reprendre ou de continuer à son nom et à ses frais et risques et profits, tant en demandant qu’en défendant, tous droits, instances, procédures ou actions relatifs à la marque pour des faits antérieurs ou ultérieurs à la cession.

Le cessionnaire pourra réclamer et se voir allouer à son profit exclusif tous dommages-intérêts dus par des tiers pour atteinte à la marque pour des actes antérieurs ou postérieurs à la signature des présentes.

Article 5 . – Garanties
Le cédant s’engage, à compter de la date de la signature du contrat et tant que la marque sera en vigueur, à ne pas déposer et/ou exploiter sur le territoire français, de quelle que manière que ce soit, la marque et tout autre signe identique ou similaire pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque, susceptible de générer un risque de confusion avec cette dernière.

Le cédant s’engage par ailleurs :

– À indemniser le cessionnaire pour tous dommages, pertes, préjudice, dépenses et autres frais résultant de l’inexactitude de l’une quelconque des déclarations énoncées à l’article 2 ;

– À restituer au cessionnaire l’intégralité du prix de la cession de la marque si celle-ci devait être annulée ou ses droits sur la marque être déchus, postérieurement à la signature du présent contrat mais pour une cause antérieure à celle-ci, par une décision judiciaire ou administrative devenue définitive ;

– À indemniser le cessionnaire pour tous dommages, pertes, préjudice, dépenses et autres frais quelconques résultant d’une procédure judiciaire ou administrative aboutissant à l’annulation, la restriction ou la déchéance de la marque, dont la cause serait antérieure à la signature du contrat.

Ces garanties apportées par le cédant sont limitées à une durée de …… à compter de la date de signature du contrat.

Article 6 . – Prix
En rémunération de la cession consentie, le cessionnaire verse au cédant, au jour de la signature des présentes, par chèque tiré sur la ……(banque) à l’ordre de …… une somme forfaitaire et définitive de …… euros TTC, dont le cédant lui donne bonne et valable quittance, sous réserve d’encaissement.

La charge des éventuels droits d’enregistrement et autres taxes résultant de la présente cession incombe au cessionnaire.

Article 7 . – Pacte de préférence
Dans l’hypothèse où le cessionnaire envisagerait de céder ultérieurement la marque objet du présent contrat, il s’engage à proposer, en priorité, son rachat au cédant.

Le cessionnaire avertira le cédant par lettre recommandée avec accusé de réception et lui indiquera les modalités et conditions de la cession envisagée (prix, termes et conditions). Dans un délai de trente jours suivant la réception de ladite lettre, le cédant devra manifester au cessionnaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa volonté de bénéficier ou non du pacte de préférence.

À l’expiration de ce délai, le cédant, qui ne se serait pas manifesté, est présumé avoir renoncé au bénéfice de ce pacte. Le cessionnaire retrouvera alors son entière liberté de cession mais seulement aux mêmes prix, termes et conditions que ceux contenus dans sa notification initiale.

Article 8 . – Loi applicable
Le présent contrat sera régi par la loi française.

Article 9 . – Attribution de compétence
Tout litige résultant de la formation, de l’interprétation ou de l’exécution du présent contrat sera, à défaut de résolution amiable, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de ……, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie.

Article 10 . – Remise du titre
Le cessionnaire reconnaît avoir reçu du cédant le certificat d’enregistrement de la marque constituant le titre de propriété et lui en donne quittance par la présente.

Article 11 . – Publicité
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’un extrait des présentes pour requérir ou effectuer toutes les formalités, enregistrements, publications, dépôts et mentions, partout et dans toute administration où besoin sera.

Les frais afférant à ces formalités sont à la charge de …… qui s’y oblige.

Article 12 . – Langue
Le contrat est rédigé en langue française et en langue ……

Seule la version française fait foi.

Article 13 . – Dispositions générales
Le contrat constitue l’intégralité de l’accord conclu entre les parties et se substitue à tous échanges ou accord antérieur écrits ou verbaux.

Article 14 . – Nombre d’exemplaires
Le contrat est signé en …… exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.

Article 15 . – Entrée en vigueur
Le contrat entrera en vigueur à la date de signature des présentes.

Signature

Ainsi fait et signé en …… exemplaires originaux, un pour chacune des deux parties.

A : ……