La surveillance de marque: une nécessité pour l’entreprise

La surveillance de marque: pourquoi? 

Surveillance de marque et d’e-réputation : qui doit effectuer la surveillance de marque ? Quels sont vos droits suite au dépôt d’une marque identique ou similaire ? Quelles actions en justice sont possibles ?

Les experts en propriété intellectuelle du cabinet Oolith Avocats vous répondent.

1. Surveillance de marque: être informé à temps d’un potentiel risque de contrefaçon de votre marque et l’éradiquer dès la genèse. 

Le simple enregistrement de la marque ne constitue pas une garantie suffisante pour sa protection.

En France, comme dans la plupart des pays dans l’Union Européenne, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ne vérifie pas la disponibilité des signes déposés à titre de marque. En effet, l’INPI se contente de s’assurer que la marque est distinctive, qu’elle respecte l’ordre public et que son libellé est suffisamment bien rédigé. C’est toujours au titulaire de marque antérieure d’agir contre les dépôts postérieurs.

Par conséquent, les tiers peuvent déposer des marques qui sont identiques à la vôtre ou très proches d’elle, sans que vous n’en soyez informés. L’INPI ne prendra pas non plus l’initiative de vous prévenir qu’une marque gênante a été déposée après la vôtre.

D’où l’intérêt de procéder à sa propre surveillance de marque, afin d’être informé de ces dépôts. A défaut, vous n’avez quasiment aucune chance d’en avoir connaissance et d’agir à temps.

2. Surveiller la concurrence et mettre en place une stratégie d’action 

En effet, vous pouvez lancer une surveillance non seulement de votre marque mais une surveillance des dépôts de marque de vos concurrents  pour connaître les tendance et les stratégies de leur marketing. Avoir une vision globale sur les nouveaux noms de produits et services de vos concurrents  vous permettrait de faire évoluer et adapter votre comportement marketing.  

Surveillance de marque: marque contrefaisante détectée, quelles actions en justice ?

La surveillance de marque permet à son titulaire de savoir si une marque prêtant à confusion avec sa marque est déposée et, le cas échéant, de faire opposition et empêcher son enregistrement auprès de l’INPI.

Faire opposition à une marque contrefaisante

Une procédure d’opposition à l’encontre de la marque postérieure ne peut être engagée que dans des délais très brefs : 2 mois pour une marque française et 3 mois pour une marque européenne.

Cette procédure administrative n’est pas coûteuse et est en général très rapide. A l’issue de la procédure, si l’INPI accepte l’opposition, une décision d’opposition sera rendue par laquelle l’INPI rejettera entièrement ou partiellement la marque postérieure gênante.

A défaut d’opposition dans des délais courts, le seul moyen qu’il vous resterait pour faire respecter vos droits, serait alors l’action devant les tribunaux, plus coûteuse, lente et aléatoire.

Action judiciaire en contrefaçon/nullité

A défaut d’opposition formée dans les délais impartis, pour obtenir le retrait de la marque gênante, le titulaire de la marque dispose uniquement de la possibilité de former une action judiciaire en contrefaçon/nullité. Une procédure longue et coûteuse.

La surveillance de marque permet donc de relever les dépôts gênants dès leur publication et en conséquence obtenir un résultat rapide, à moindre frais. Pour cette raison, nous recommandons à nos clients de procéder à la mise en place d’une surveillance systématique dès l’enregistrement de leurs marques.

Absence de surveillance de marque: quel est votre risque? 

D’un point de vue juridique, l’inaction à l’encontre des marques postérieures concurrentes peut jouer en votre défaveur:

En l’absence de surveillance de votre marque: vous risquez de perdre certains droits sur votre marque: 

La perte de vos droits d’agir sur le fondement de votre marque

Il existe un risque de perte du droit d’agir en contrefaçon ou en nullité à l’encontre de marques tierces identiques ou similaires, si vous tolérez pendant une période de cinq ans l’enregistrement et l’usage de ces marques, l’action en justice n’est plus envisageable.(forclusion par tolérance, prescription). 

En effet, l’article 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit dans son alinéa 4 :

« Est irrecevable toute action en contrefaçon d’une marque postérieure enregistrée dont l’usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l’irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l’usage a été toléré. »

Cette règle s’applique pour toutes les marques, y compris pour celles qui bénéficient du statut de marque notoire ou de renommée.

Dans ce cas de figure, vous serez obligés de « co-exister » et partager votre part du marché avec une marque identique ou similaire à la vôtre marque.

La nullité  de votre marque pour dégénérescence

L’emploi généralisé de votre marque par des tiers vous expose à la perte de vos droits sur la marque si elle est la désignation usuelle du produit ou du service qu’elle désigne (déchéance pour dégénérescence). 

A titre d’exemple, les marques suivantes ont été déclarées déchues pour dégénérescence : Sopalin, Caddie, Fermeture éclair, Frigidaire, Mobylette, Texto, Pinacolada, Walkman, Bikini, Kleenex …

Surveillance de marque: où et quoi? 

Afin de régir rapidement contre les atteintes portées aux marques de nos clients, nous mettons en place une surveillance grâce à notre service Oolith Watch.

Surveillance des Registres des Marques

D’abord,  nous surveillons les registres de marques français, européens et étrangers où sont publiés chaque semaine les nouveaux dépôts. Nous analysons les résultats et informons nos clients de toute nouvelle marque identique ou proche qui entre en conflit avec la marque surveillée. Avant de lancer une action, nous étudions avec nos clients ses chances de succès et coûts.  

Surveillance des Registres du commerce et des sociétés. 

Ainsi, nous signalons à nos clients chaque nouvelle société immatriculée identique ou très proche et relevant du même domaine d’activité que leurs marques.  Avant de lancer une action,  nous étudions avec nos clients les chances de succès et les coûts d’une action.  

Surveillance des Registres de noms de domaine

Cette surveillance permet de relever en temps réel chaque nom de domaine réservé en France ou au niveau eut vous être signalé s’il  porte atteinte à les marques surveillées de nos clients. 

Par la suite, nos avocats  mettent en place de procédures de récupération ou des suppression du nom de domaine gênant: Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), National Dispute Resolution Proceedings (DRPs), CYRELI et autres procédures alternatives de règlement de litiges relatifs aux noms de domaine.

Surveillance douanière de marque 

Elle est mis en place auprès des douanes tant en France que dans l’Union européenne Elle permet de faire porter l’attention de la douane sur les marques d’une entreprise qui interceptera des produits contrefaisants  et  en informera rapidement le titulaire de la marque de l’atteinte portée à ses droits.  

Surveillance de marque sur Internet

Cette surveillance s’effectue à partir de GOOGLE qui couvre plus de 70 % des résultats du Web.

Elle porte aussi sur les sites d’enchères tels que eBay, les sites chinois comme Taobao, Ali Baba ; les marketplace Amazon, Cdiscount, les annonces publicitaires payantes Google Adwords, les réseaux sociaux tels que Facebook®, Linkedin®, Twitter® etc,  les applications mobiles (smartphone et Tablettes) : iTunes pour iPhone & iPad, Google Play pour téléphones sous Android. 

Si vous souhaitez bénéficier  de nos outils informatiques et juridiques de surveillance  n’hésitez pas à remplir le formulaire de contact sur notre site, nous écrire à l’adresse: contact@oolith.eu ou nous appeler au 01 84 25 64 78  (7 JOURS SUR 7  9 H – 19 H)


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