Surveillance de marque : maintenir les droits sur le titre et sa valeur sur le marché

Surveillance de marque et d’e-réputation : Qui doit effectuer la surveillance de marque ? Quels sont vos droits suite au dépôt d’un nom de marque similaire ou identique ? Quelles actions en justice sont possibles ? Qu’est-ce que la dégénérescence de marque ? Les experts en propriété intellectuelle du cabinet Oolith Avocats vous répondent.

Le simple enregistrement de la marque ne constitue pas une garantie suffisante pour sa protection.

En France, comme dans la plupart des pays dans l’Union Européenne, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) ne vérifie pas la disponibilité des signes déposés à titre de marque. En effet, l'INPI se contente de s’assurer que la marque est distinctive, qu’elle respecte l’ordre public et que son libellé est suffisamment bien rédigé. C’est toujours au titulaire de marque antérieure d’agir contre les dépôts postérieurs.

Par conséquent, les tiers peuvent déposer des marques qui sont identiques à la vôtre ou très proches d’elle, sans que vous n’en soyez informés. L’INPI ne prendra pas non plus l'initiative de vous prévenir qu’une marque gênante a été déposée après la vôtre.

D’où l’intérêt de procéder à sa propre surveillance de marque, afin d’être informé de ces dépôts. A défaut, vous n’avez quasiment aucune chance d’en avoir connaissance et d'agir à temps.

Marque contrefaisante, quelles actions en justice ?

La surveillance de marque permet à son titulaire de savoir si une marque prêtant à confusion avec sa marque est déposée et, le cas échéant, de faire opposition et empêcher son enregistrement auprès de l’INPI.

Faire opposition à une marque contrefaisante

Une procédure d’opposition à l'encontre de la marque postérieure ne peut être engagée que dans des délais très brefs : 2 mois pour une marque française et 3 mois pour une marque européenne.

Cette procédure administrative n'est pas coûteuse et est en général très rapide (durée entre 4 et 6 mois). A l'issue de la procédure, si l'INPI accepte l'opposition, une décision d'opposition sera rendue par laquelle l'INPI rejettera entièrement ou partiellement la marque postérieure gênante.

Action judiciaire en contrefaçon/nullité

A défaut d'opposition formée dans les délais impartis, pour obtenir le retrait de la marque gênante, le titulaire de la marque dispose uniquement de la possibilité de former une action judiciaire en contrefaçon/nullité auprès du Tribunal de Grande Instance. Une procédure longue et coûteuse.

La surveillance de marque permet donc de relever les dépôts gênants dès leur publication et en conséquence obtenir un résultat rapide, à moindre frais. Pour cette raison, nous recommandons à nos clients de procéder à la mise en place d’une surveillance systématique dès l'enregistrement de leurs marques.

Par ailleurs, l’inaction à l’encontre de marques postérieures concurrentes peut jouer en défaveur du titulaire de la marque d’origine, et l'exposer ainsi à une forclusion par tolérance ou à une déchéance pour dégénérescence.

En ne surveillant pas les registres de marques, vous vous exposez au risque de perdre le droit d’agir en contrefaçon ou en nullité à l’encontre de marques tierces identiques ou similaires. La loi dit que si vous avez toléré pendant une période de cinq ans l’enregistrement et l’usage de ces marques, l’action en justice n’est plus envisageable.

En effet, l'article 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle prévoit dans son alinéa 4 :

"Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré."

Cette règle s’applique pour toutes les marques, y compris pour celles qui bénéficient du statut de marque notoire ou de renommée.

Qu’est-ce que le risque de dégénérescence de marque ?

L’absence de surveillance de la marque expose son titulaire à la perte de ses droits sur la marque si elle devient la désignation usuelle du produit ou du service qu’elle désigne.

Deux conditions doivent être remplies pour qu’un juge prononce la déchéance d’une marque pour dégénérescence :

  • La marque est devenue la désignation usuelle du produit sur lequel elle est apposée en raison d’une utilisation répétée tant par des concurrents que les consommateurs ou la presse.
  • Cette utilisation est devenue usuelle du fait du titulaire qui n'a pas réagi à l’utilisation massive de sa marque par des tiers. Ainsi le juge examinera les mesures prises par le titulaire de la marque pour stopper l’usage qui en est fait par des tiers.

A titre d’exemple, les marques suivantes ont été déclarées déchues pour dégénérescence : Sopalin, Caddie, Fermeture éclair, Frigidaire, Mobylette, Texto, Pinacolada, Walkman, Bikini, Kleenex ...

Aujourd'hui, par exemple, il est légitime de s'interroger sur le risque qui existe pour la marque « UBER » couramment évoqué dans la presse. Il est à penser que cette possible dégénérescence concerne l’utilisation du terme d’ « ubérisation » et non la marque « UBER » directement.

Cependant, au regard des textes applicables, il ne faudrait pas que les termes dérivés de la marque UBER ne viennent affaiblir son caractère distinctif. Une passivité éventuelle de la société Uber Technologies pourrait lui être néfaste.

Il est dès lors primordial de surveiller l’usage de sa marque afin de pouvoir agir vite, avant toute action judiciaire, par des mises en demeure ou demande de rectification envoyée à la presse ou aux éditeurs ou hébergeurs de sites Internet qui font référence à la marque de manière générique.

C’est par ailleurs la stratégie que Google Inc. a appliquée après avoir constaté l’usage du verbe "to google" dans des dictionnaires anglais pour désigner la recherche d’informations sur internet. Google a fermement réagi à la banalisation de sa marque en envoyant des mises en demeure aux éditeurs et a obtenu le retrait du mot des dictionnaires.

Gérer son e-réputation via la surveillance de marque

Il s'agit d'une surveillance du contenu des pages Internet (sites de presse et d'e-commerce, sites personnels, blogs, forums, réseaux sociaux, etc.) dont le caractère systématique permet d'agir rapidement auprès des hébergeurs et des éditeurs lorsque l'entreprise constate l'usage de sa marque par des tiers.

Cette surveillance permet de détecter et lutter contre les actes de dénigrement et de détournements sur la toile, contrôler les commentaires dénigrants et diffamatoires sur Internet, contrôler les parodies et les pastiches, lutter contre l’usurpation d’identité de l'entreprise ou de ses marques sur les réseaux sociaux.

 

Effectuer la surveillance de marque est donc une véritable nécessité pour les entreprises, que ce soit pour se protéger des marques contrefaisantes ou pour gérer leur e-réputation. Les actions en justice pour dépôt de marque en contrefaçon ou nullité sont longues et coûteuses. Investir dans la surveillance de marque est donc une initiative beaucoup plus rentable pour la marque.

D’autre part, les frais exposés pour la surveillance ou la défense d'une marque et, plus généralement, pour sa conservation, postérieurement à son dépôt, n'ont pas à être immobilisés comme éléments annexes du prix de revient et sont admis en déduction du résultat imposable. Lire la décision de justice du cas « Beauté Créateurs » pour en savoir plus.


Nous mettons à la disposition de nos clients nos outils informatiques et juridiques de surveillance de marque et d'e-reputation.

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