Tribunal de grande instance, Paris, 3e chambre, 4e section, 30 Avril 2009 – n° 09/01112

Tribunal de grande instance

Paris

3e chambre, 4e section

30 Avril 2009

Répertoire Général : 09/01112

Société MATTEL INC, S.A.S. MATTEL FRANCE

S.A.S. EDL Associés, Société WIN GOAL INDUSTRIAL LIMITED

Contentieux Judiciaire

Notice de l'INPI

Domaine : MARQUE ; DESSIN ET MODELE

Référence INPI : M20090249

Eléments de faits et solution : Protection du modèle - Protection au titre du droit d'auteur (oui)Contrefaçon de modèle (oui)Marque figurative - visage d'une poupée mannequinValidité de la marque (non)Concurrence déloyale (oui)

Classification pour les marques : CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL24 ; CL25 ; CL28

Description du dessin ou modèle : Modèle de jouet - tête de poupée

Nature de la décision : DECISION FRANCAISE

Numéro(s) d'enregistrement des titres de propriété industrielle : 3973252

Parties : MATTEL Inc. (États-Unis) ; MATTEL FRANCE SAS / EDL ASSOCIÉS SAS ; WIN GOAL INDUSTRIAL Ltd (Chine)

Publication : GAZ PAL, 169-170, 18-19 juin 2010, p. 40-41, note de Jacques Azéma ; PIBD 2009, 902, IIIM-1322

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE  PARIS

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2009

3ème chambre 4ème section

N° RG : 09/01112

DEMANDERESSES

Société MATTEL INC

[...], El Segundo

Californie 90245-5012

ETATS UNIS

S.A.S. MATTEL FRANCE

[...]

Silic 145

94150 RUNGIS

représentées par Me Arnaud MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire T. 03

DEFENDERESSES

S.A.S. EDL Associés

Zone Industrielle "Antar"

N1

59224 THIANT

représentée par Me Jacques DEBETZ- SCP BEUCHER. DEBETZ H avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire PO 146 et par Me Francis D - SCP DEBACKER& Associés, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant

Société WIN GOAL INDUSTRIAL LIMITED

Fiat 15, 15/F Fortune Commercial Building

362 Sha T R - Tsuen Wan, N.T. - Hong Kong

REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Marie-Claude H, Vice-Présidente

Agnès MARCADE, Juge

Rémy MONCORGE, Juge

assistées de Léoncia BELLON, Greffier,

DEBATS

A l'audience du 13 Mars 2009 tenue publiquement devant Marie-Claude H et Agnès MARCADE, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE.

La société américaine Mattel inc qui tire sa notoriété de la poupée Barbie qu'elle fabrique depuis 1958, est titulaire :

- d'un copyright sur la tête de la poupée Barbie dénommée Barbie CEO, enregistré le 1er avril 1999 auprès du Copyright office aux États unis,

-   d'une marque communautaire figurative représentant le visage d'une poupée mannequin, n° 003 973 252 déposée le 4 août 2004 et enregistrée le 1er décembre 2005 notamment pour les produits de la classe 28.

Elle a développé une gamme de poupées Barbie dite "Barbie fashion fever", commercialisées dans un emballage ovale.

Estimant que les magasins à l'enseigne "L'incroyable" commercialisaient une poupée mannequin dénommée "Belle" de la gamme "Catwalk fashion" reproduisant de façon quasi servile le visage de la poupée Barbie CEO ainsi que la marque communautaire, ce dans un emballage identique aux siens, la société Mattel inc a fait diligenter une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société EDL associés, le 18 octobre 2007.

Le 20 février 2008, les sociétés Mattel inc et Mattel France ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société EDL associés ainsi que son fournisseur la société chinoise Win goal industrial ltd, sur le fondement de la contrefaçon de l'oeuvre et de la marque communautaire et sur le fondement de la concurrence déloyale.

La société Mattel inc réclame pour l'atteinte à son droit d'auteur et le discrédit de sa création les sommes de 30 000 et 25 000 €; elle réclame également pour l'atteinte à son droit sur la marque et l'atteinte à sa valeur intrinsèque du fait de sa banalisation et du risque de dégénérescence, la somme de 30 000 €.

La société Mattel France, en sa qualité de distributrice exclusive en France des produits de la société Mattel inc, réclame réparation du préjudice subi du fait du détournement de clientèle et des investissements qu'elle réalise et elle sollicite la somme de 30 000 € à titre de dommages intérêts pour concurrence déloyale.

Enfin, les demanderesses réclament des mesures de communication d’information, de confiscation et de publication de la décision judiciaire. Elles sollicitent, également, l'exécution provisoire du jugement et l'allocation à chacune d'une indemnité de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures du 15 octobre 2008, la société EDL associés déclare que lors d'un salon à Hong Kong, elle a acquis 1 800 poupées "Bellecatwalk fashion" vendues par la société Win goal industrial ltd et qu'elle les a commercialisées dans 21 magasins à l'enseigne "L'incroyable" constituant son réseau de distribution. Elle ajoute qu'elle a retiré de la vente les poupées litigieuses après la réalisation de la saisie-contrefaçon.

La société EDL associés soutient que la tête objet du copyright ne fait que reprendre les caractères physiques de toutes poupée mannequin et qu'elle ne présente aucune originalité. Elle déclare que le copyright sur la tête à l'exclusion des cheveux, du maquillage et de l'expression du regard, vise à obtenir la protection d'un genre. La société EDL associés conteste, en outre, l'existence d'une contrefaçon dans la mesure où les similitudes entre les deux poupées sont imposées par leur destination commune. Elle ajoute que la poupée de la gamme fashion fever n'a pas le même visage que la poupée Barbie CEO et que la demanderesse tente d'obtenir la protection du droit d'auteur pour une poupée qui ne reprend pas les caractéristiques de l'oeuvre protégée. Enfin, la société EDL associés déclare que le visage de la poupée Belle ne constitue pas une reproduction servile de la poupée Barbie CEO et qu'il n'existe pas de risque de confusion. Elle conclut ainsi au rejet des demandes fondées sur le copyright.

Ensuite, la société EDL associés soulève la nullité de la marque communautaire en raison d'absence de caractère distinctif. Elle fait valoir que la marque qui consiste en la représentation d'un visage de poupée mannequin classique ne présente aucun caractère distinctif de nature à identifier le produit. La société EDL associés invoque également la dégénérescence de la marque qui porte tant sur la dénomination Barbie que sur la forme du visage de la poupée.

Enfin, la société EDL associés relève que la société Mattel France ne peut se prévaloir de droits d'auteur et ajoute qu'il n'existe pas d'actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon. Elle fait également valoir que les demanderesses ne peuvent invoquer de droits pour l'emballage des poupées Barbie fashion fever; elle déclare que l'emballage de la poupée Belle ne reprend pas l'ensemble des caractéristiques de celui de la poupée Barbie de telle sorte qu'il n'existe pas de risque de confusion. Elle ajoute que seule la poupée dispose d'un pouvoir attractif. Elle conclut donc également au rejet des demandes fondées sur la concurrence déloyale

Subsidiairement, la société EDL associés conteste la réalité et F étendue des préjudices allégués En tout état de cause, elle sollicite la garantie de la société Win goal industrial ltd en invoquant sa bonne foi. Elle réclame 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures du 2 décembre 2008, les sociétés Mattel inc et Mattel France répondent que la tête protégée par le copyright, présente une originalité tenant à la combinaison complexe de ses caractères esthétiques, déjà judiciairement reconnue et qu'elle ne constitue pas la reprise des caractéristiques de toute poupée mannequin. Elles maintiennent que le visage de la poupée Belle constitue une reproduction quasi-servile du visage protégé engendrant un risque de confusion et elles écartent toute similitude obligée.

Les sociétés demanderesses exposent également que le visage de la poupée Belle reprend les caractéristiques essentielles de la marque communautaire, créant un risque de confusion quant à l'origine des produits. Elles invoquent la grande notoriété de la marque qui augmente ce risque de confusion. Elles font valoir que la société EDL associés ne rapporte pas la preuve de l'absence de caractère distinctif de la marque au moment de son dépôt non plus qu'à ce jour. Elles ajoutent que la défenderesse ne rapporte pas non plus la preuve d'une dégénérescence.

La société Mattel France fait, par ailleurs, valoir qu'elle justifie de sa qualité de distributeur exclusif des poupées Barbie et que les actes de contrefaçon de la marque communautaire constituent à son égard des actes de concurrence déloyale. Elle ajoute que l'emballage de la poupée Belle, en reprenant les caractéristiques du sien, crée une confusion entre les deux produits. Les deux sociétés Mattel inc et Mattel France maintiennent donc leurs demandes à l'exception de celles relatives à la communication d'information et à la confiscation des produits.

La société Win goal industrial ltd a été régulièrement assignée ainsi qu'il résulte de l'acte de transmission de l'assignation en justice à l'autorité compétente et de l'attestation de délivrance établie par cette autorité le 29 avril 2008. La société Win goal industrial ltd n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur les demandes de la société Mattel inc :

- fondées sur la contrefaçon de l'oeuvre protégée par le copyright :

La société Mattel inc est titulaire d'un certificat d'enregistrement de l'American copyright office du 1er avril 1999, portant sur une tête de poupée intitulée CEO Barbie. Cette tête ne comporte ni chevelure ni maquillage; néanmoins, elle se caractérise par un front plat, un visage aussi large dans sa partie supérieure que dans sa partie inférieure, des yeux légèrement en amande, un nez fin, des lèvres entrouvertes par un sourire, des joues pleines et un menton peu marqué.

L'ensemble de ces caractères confère au visage son originalité. La société EDL associés ne verse aux débats aucune autre tête de poupée comprenant cette combinaison d'éléments et elle ne démontre pas qu'ils constitueraient des caractéristiques communes et obligées des poupées mannequins.

Ainsi, la société Mattel inc peut-elle légitimement se prévaloir d'un droit privatif sur la tête de poupée telle que reproduite sur le certificat d'enregistrement du 1er avril 1999.

Il ressort de l'examen de la poupée Belle commercialisée par la société EDL associés que celle-ci se caractérise par un grand front plat, un nez fin des yeux en amande, une bouche entrouverte et souriante. Ces caractéristiques sont communes à la Barbie CEO.

La poupée Belle se distingue de la poupée Barbie par la forme triangulaire de son visage, cependant cette seule différente marquante ne suffit pas à faire disparaître l'impression de similitude qui se dégage des deux visages et qui amène à les confondre.

Ainsi, il y a lieu de retenir que le visage de la poupée Belle constitue une contrefaçon de la tête de poupée protégée par le copyright.

L'acte de contrefaçon constitue une atteinte au droit privatif de la société Mattel inc et, au surplus, il a pour effet de vulgariser l'oeuvre sur laquelle il porte et de dévaluer les investissements réalisés pour sa création et sa promotion.

Le procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 18 octobre 2007 a révélé que la société EDL associés avait acquis de la société Win goal industrial Itd, 1800 poupées Belle, suivant facture du 10 mai 2006.

Ainsi, compte tenu de ces éléments et du nombre de poupées contrefaites importées et proposées à la vente, il sera alloué à la société Mattel inc, la somme de 8 000 € pour chacune des deux atteintes subies par la société Mattel inc et les sociétés Win goal industrial Itd et EDL associés seront condamnées in solidum à en payer le montant.

- fondées sur la contrefaçon de la marque communautaire :

La marque communautaire figurative n° 003973252 de la société Mattel inc est constituée par la reproduction du visage d'une poupée. Elle a été déposée dans les classes 16, 18, 21, 25 et 28 de la classification de Nice et notamment dans la classe 28 pour les jouets.

La société EDL associés fait valoir que ce signe ne présente pas de caractère distinctif pour identifier l'origine d'une poupée dans la mesure où le visage en est un élément constitutif qui ne peut assurer de fonction d'identification du produit à une entreprise.

Il convient tout d'abord de rappeler que le fait qu'une forme puisse être protégée au titre du droit d'auteur national, ne suffit pas à établir le caractère distinctif du signe reproduisant cette forme.

Ainsi, il y a lieu de rechercher si le consommateur appréhende le signe figuratif comme une garantie d'origine lui permettant de distinguer le produit de ceux de la concurrence et non pas seulement comme l'apparence du produit et l'image lui venant spontanément à l'esprit pour évoquer une poupée mannequin.

En l'espèce, la société Mattel inc ne met en évidence aucun élément susceptible d'être perçu par le consommateur non pas dans sa fonction décorative et esthétique mais dans sa fonction distinctive. Elle n'invoque pas non plus l'acquisition de ce caractère distinctif à raison de l'usage qui en a été fait.

En conséquence, le caractère distinctif du visage de poupée pour identifier l'origine d'une poupée n'apparaît pas établi et la marque communautaire doit être déclarée nulle en ce qu'elle se rapporterait à des poupées.

Les demandes de la société Mattel inc fondées sur la contrefaçon de la marque communautaire n° 003973252 seront donc rejetées.

2/ Sur les demandes de la société Mattel France:

II est suffisamment établi par la production des catalogues Barbie que la société Mattel France commercialise les poupées sur le territoire français.

La société Mattel France ne peut se prévaloir d'actes de contrefaçon de la marque communautaire au titre de la concurrence déloyale dès lors que celle-ci n'a pas été retenue. Aussi seule la question soulevée par l'emballage des poupées reste-elle soumise à l'appréciation du tribunal.

Il est constant que l'emballage d'un produit constitue l'un des moyens utilisés par le commerçant pour attirer l'attention du consommateur et provoquer son achat notamment lorsque des produits a peu près identiques lui sont présentés par plusieurs entreprises concurrentes.

Le fait de reprendre les aspects caractéristiques et attrayants du conditionnement d'un produit concurrent afin de capter la clientèle constitue un acte déloyal qui donne lieu à réparation, alors même que cet emballage ne fait l'objet d'aucun droit privatif.

En l'espèce, l'emballage de la poupée Barbie présente une forme ovale particulière de couleur bleue et rosé, des inscriptions et à l'arrière, une colonne constituée de ronds de couleur bleue.

L'emballage de la poupée Belle est également de forme ovale de couleur bleue et rosé, avec des inscriptions figurant aux mêmes endroits et comporte à l'arrière une colonne de ronds bleus.

Ces éléments qui ne sont pas imposés par le produit à vendre, sont de nature à attirer spécialement l'attention du client et leur reprise par les défendeurs crée un risque de confusion auprès du consommateur moyennement attentif qui se verra distrait par une présentation quasiment identique du produit, et même si celui-ci ne se trompe pas sur son origine, l'attrait qu'aura exercé sur lui le conditionnement peut l'amener à acheter le produit concurrent de telle sorte que les efforts effectués par l'entreprise pour mettre en valeur son produit et attirer l'attention de la clientèle se trouvent détournés au profit de l'imitateur.

Par ailleurs, la société EDL associés ne peut s'exonérer de toute faute au motif qu'elle n'est pas le fabricant de l'emballage en cause alors qu'elle a pris l'initiative d'introduire sur le marché le produit ainsi conditionné en le proposant à la vente dans son réseau de distribution afin de bénéficier ainsi de son pouvoir attractif auprès de la clientèle.

Ainsi en reprenant la plupart des éléments caractéristiques de l'emballage que la société Mattel France avait choisi pour mettre en valeur sa poupée, la société Win goal industrial ltd ainsi que la société EDL associés ont commis à son égard un acte fautif qui lui a causé un préjudice en la privant d'une partie des bénéfices qu'elle pouvait escompter retirer des investissements réalisés en vue d'assurer la promotion de ses poupées et dont elle justifie par la production de factures.

Compte tenu de ces éléments et du nombre de poupées concernées par ces agissements déloyaux, le préjudice subi par la société Mattel France sera fixé à la somme de 15 000 € et les sociétés Win goal industrial ltd et EDL associés devront être condamnées in solidum à en payer le montant.

Une mesure de publication de la décision judiciaire n'apparaît pas nécessaire pour assurer une plus ample réparation du dommage.

L'exécution provisoire sera ordonnée pour les condamnations en paiement de dommages intérêts, compte tenu de l'ancienneté des faits.

Il sera alloué à chacune des demanderesses la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

3/ sur la demande en garantie de la société EDL associés :

La société EDL associés forme une demande en garantie contre son vendeur la société Win goal industrial ltd, cependant elle ne justifie pas avoir porté cette demande à sa connaissance en lui ayant fait signifier ses conclusions en ce sens. Dès lors le tribunal n'est pas valablement saisi de cette demande et il ne peut donc y être fait droit.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,

Dit qu'en important, en offrant à la vente et en vendant en France des poupées Belle catwalk fashion, les sociétés Win goal industrial ltd et EDL associés ont commis des acte de contrefaçon de l'oeuvre Barbie CEO protégée par le copyright américain,

Condamne in solidum la société Win goal industrial ltd et la société EDL associés à payer à la société Mattel inc la somme de 8 000 € en réparation de chacun des préjudices subis du fait de ces actes de contrefaçon soit la somme totale de 16 000 €,

Déclare nulle la marque communautaire n° 003 973 252 pour les poupées en raison de l'absence de caractère distinctif,

Dit que cette décision sera mentionnée sur le registre communautaire des marques à la requête de la partie la plus diligente une fois qu'elle aura acquis un caractère définitif,

Rejette les demandes de la société Mattel inc fondées sur la contrefaçon de la marque communautaire,

Dit qu'en important, en offrant à la vente et en vendant en France des poupées Belle catwalk fashion, conditionnées dans un emballage reproduisant les éléments essentiels de celui de la poupée Barbie fashion fever, les sociétés Win goal industrial ltd et EDL associés ont commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Mattel France,

Condamne in solidum les sociétés Win goal industrial ltd et EDL associés à payer à la société Mattel France la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice,

Dit n'y avoir lieu à publication de la décision judiciaire,

Ordonne l'exécution provisoire des condamnations au paiement des dommages intérêts,

Condamne in solidum les sociétés Win goal industrial ltd et EDL associés à payer à la société Mattel inc la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Win goal industrial ltd et EDL associés à payer à la société Mattel France la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit que la demande de garantie de la société EDL contre la société Win goal industrial ltd n'a pas été régulièrement formée et qu'elle ne peut être jugée,

Condamne in solidum les sociétés Win goal industrial ltd et EDL associés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Arnaud Michel, selon les règles de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour aller plus loin :

Jurisprudence

Cour d'appel de Paris, 13 juin 2012, 09/14921 ;

Titrage

Protection du modèle, Protection au titre du droit d'auteur, Dépôt à l¿étranger, Originalité, Combinaison (Protection D&M)Contrefaçon de modèle, Sur le fondement du droit d'auteur (Contrefaçon D&M), Reproduction de la combinaison, Impression visuelle d'ensemble (Contrefaçon D&M), Différences mineures, Risque de confusion (Contrefaçon D&M)Préjudice, Atteinte aux droits privatifs, Vulgarisation, Investissements réalisés, Quantité importante des produits incriminésValidité de la marque, Marque communautaire (Validité M), Marque figurative (Validité M), Forme du produit, Caractère distinctif, Fonction d'identification Concurrence déloyale, Imitation du conditionnement, Couleur du conditionnement, Nécessité fonctionnelle (Concurrence déloyale), Risque de confusion (Concurrence déloyale), Appropriation de l'effort d'autruiResponsabilité, Importateur, Vendeur (Responsabilité)Préjudice, Manque à gagner.

Sommaire

Le demandeur peut légitimement se prévaloir d'un droit privatif sur la tête de poupée Barbie telle qu'elle a été déposée à l'American Copyright Office, dès lors que l'ensemble de ses caractéristiques lui confère une originalité. Si la poupée incriminée se distingue de l'oeuvre invoquée par la forme triangulaire de son visage, cette différence marquante ne suffit pas à faire disparaître l'impression de similitude qui amène à les confondre. La contrefaçon de la tête de poupée protégée par le copyright est donc établie.

Le fait qu'une forme puisse être protégée au titre du droit d'auteur ne suffit à établir le caractère distinctif de la marque reproduisant cette forme. Doit être annulée, pour défaut de caractère distinctif, la marque reproduisant le visage d'une poupée Barbie dès lors qu'aucun élément susceptible d'être perçu par le consommateur dans sa fonction distinctive - c'est-à-dire comme une garantie d'origine permettant de distinguer le produit de ceux de la concurrence -, et non pas dans sa seule fonction décorative et esthétique, n'est mis en évidence.

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