Brexit et vos marques : faut-il s’inquiéter ?

Brexit et vos marques : faut-il s’inquiéter?

Tandis que les instances européennes viennent d’harmoniser la réforme du droit des marques et d’engager le brevet unitaire dans d’importantes avancées, le Royaume-Uni sort de l’Union européenne.

Le Brexit va considérablement impacter le système des marques et modèles européens, plus que celui du brevet qui n’a d’européen que le nom en ce qu’il est délivré par l’office européen des brevets.

Après sortie du Royaume-Uni, la marque de l’Union européenne, titre unique offrant une protection dans les 28 pays de l’Union Européenne, ne pourra plus produire d’effet juridique au Royaume-Uni.

Les titulaires actuels de marques de l’Union européenne (Marques de l’UE ou MUE) risquent, par conséquent, de perdre leurs droits sur le territoire britannique.

Les entreprises envisageant, dans le futur, de déposer une marque de l’UE ne bénéficieront plus d’une protection automatique de leur marque au Royaume-Uni.

Ni les textes existants ni le nouveau Règlement n°2015/2424 sur la marque de l’UE entré en vigueur le 23 mars dernier, n’ont prévu le cas de retrait d’un ou plusieurs États.

Il est à espérer qu’un mécanisme de conversion soit établi entre l’Office des marques de l’UE (EUIPO) et l’Office britannique (IPO) permettant de les transformer en marques/modèles nationaux tout en bénéficiant de la date de protection communautaire initiale.

Ce dispositif pourrait être mis en place soit automatiquement, soit à la demande des titulaires de titres européens, et en tout cas contre le paiement probable d’une taxe,

La préservation des droits serait ainsi assurée, mais leur protection demeurera différente de celle initialement recherchée, en termes de maintien des droits (i), des licences de marques (ii), et au regard du principe de l’épuisement communautaire des droits de propriété industrielle (iii).

(i) Le maintien des droits de la marque sur le territoire britannique

Le titulaire d’une marque européenne doit justifier de son exploitation dans les 5 ans de son enregistrement pour espérer la défendre, ou échapper à une action en déchéance pour défaut d’exploitation. Compte tenu de son caractère unitaire, l’usage de la marque européenne est apprécié sans tenir compte des frontières des pays membres : l’usage réel et sérieux dans un seul pays de l’Union Européenne permet aux titulaires de la marque européenne d’échapper à la déchéance et de maintenir leurs droits dans les 28 pays membres. (Article 51 du Règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la Marque de l’Union Européenne modifié).
Désormais pour maintenir ses droits au Royaume-Uni, il faudrait démontrer une exploitation sérieuse dans le pays.

(ii) Le maintien des licences de marques

S’agissant d’une question d’interprétation des contrats, les parties devront donc s’assurer que les licences couvrent toujours le même territoire et intègrent ainsi le Royaume-Uni. Cela vaut également pour les accords de coexistence ou de franchise.
Il faudrait désormais réfléchir à auditer les contrats de l’entreprise et renégocier des éventuels avenants.

(iii) L’épuisement des droits de propriété industrielle

Le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne modifie la portée de la règle de l’épuisement communautaire des droits de propriété industrielle suivant lequel des biens peuvent circuler librement sur le territoire de l’UE et de l’EEE après une première mise dans le commerce effectuée par le titulaire des droits ou avec son consentement.
Or le principe d'épuisement ne s'applique pas à un produit mis en circulation dans un pays hors Communauté (CJCE C-355/96 Silhouette - 16 juillet 1998). Par conséquent, la mise dans le commerce par un licencié anglais ne lui confèrera plus le droit de commercialiser ce produit sur d'autres territoires de l'Union Européenne sans le consentement expresse du titulaire du droit.
Les titulaires de marques et de brevets sont donc en mesure d’interdire l’export de produits du Royaume-Uni vers l’Europe et inversement.

Quelles démarches envisageables ?

Compte tenu de l’incertitude du régime transitoire applicable,

pour les marques existantes :

  • Par précaution, il paraît nécessaire de compléter le dépôt d'une marque de l’UE existante par le dépôt d'une marque nationale au Royaume-Uni auprès de l’Office britannique. Celle-ci aura un effet à partir de la date du dépôt mais vous protégera contre des dépôts frauduleux et usurpations éventuelles pendant la période transitoire.
  • Il est également possible de demander la transformation de l’enregistrement d’une marque de l’UE en une marque nationale britannique en vertu des articles 112-114 du règlement EC 207/2009 :
  • « Le demandeur ou le titulaire d'une marque communautaire peut requérir la transformation de sa demande ou de sa marque communautaire en demande de marque nationale (…) b) dans la mesure où la marque communautaire cesse de produire ses effets. »

L’avantage de cette solution est que la marque nationale issue de la transformation d'une marque de l’UE bénéficiera, dans l'État membre concerné, de la date de dépôt ou de la date de priorité de cette marque. Ainsi avec cette procédure, la marque de l’UE conservera son ancienneté sur le territoire britannique.

pour les dépôts futurs :

les entreprises envisageant, dans le futur, de déposer une marque européenne ne bénéficieront pas d’une protection automatique de leur marque au Royaume-Uni. Ils devront alors effectuer deux dépôts de marque : une marque européenne auprès de l’EUIPO et une marque nationale au Royaume-Uni auprès de l’IPO. Cette demande peut être une demande nationale mais peut aussi se faire par le biais de la marque internationale.
Le cabinet d’avocats Oolith suit avec attention l’évolution de la sortie du Royaume-Uni de l’UE et son impact sur les droits et intérêts de ses clients. Nous sommes disposés à répondre à vos questions et mettre en place des actions stratégiques appropriées pour anticiper tout risque juridique et préserver vos droits et investissements sur le marché britannique.

Oolith-IP 23 juin 2016

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