Dépôt frauduleux de marque, marque de renommée et cession de marque

Par un arrêt du 8 février 2017, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a redéfini les contours de la protection des marques verbales, quant'à leur dépôt, leur exploitation et leurs modalités de cession (Cass. Com., 8 fév. 2017 – 14-28232). Ainsi elle s'est prononcé sur la notion de dépôt frauduleux de marque, sur la marque de renommée et sur les conditions de cession de marque.

Dépôt frauduleux de marque, marque de renommée et cession de marque

Christian Lacroix, fondateur et ancien directeur artistique de la création (entre 1987 et 2009) avait autorisé la société à utiliser son nom patronymique comme marque. En consequence, la société Christian Lacroix avait procédé aux dépôts de marques verbales françaises Christian Lacroix en 1987 et d’une marque verbale de l'Union européenne ( Marque de l'UE) en 2008. Ces marques désignaient inter alia  les classes 3 (parfumerie) 14 (bijouterie); 9 (lunettes de soleil) , 18 ( sacs ) ; 24 (produtis textiles eet tissus) ; 25 (vêtements).

En février 2011, la société Christian Lacroix a découvert que les sociétés  SICIS commercialisaient des meubles sous la denomination « Designed by Christian Lacroix ».

La société Christian Lacroix a mis en demeure ces sociétés de cesser toute communication utilisant le nom Christian Lacroix. La société SICIS a répondu en contestant le fondement de cette reclamation en raison de l’absence de droits de marque de la société Christian Lacroix dans le domaine du mobilier.

Pour élargir son monopole, la société Christian Lacroix a déposé en juin 2011 une nouvelle marque verbale européenne Christian Lacroix visant les produits d’ameublement en classe 20. Par la suite, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon puis une action en contrefaçon sur le fondement de cette nouvelle marque. Elle a également agi en responsablité civile pour atteinte à sa marque de renommée.

Monsieur Christian Lacroix  qui avaient conclu un partenariat avec la société Sicis est intervenu volontairement à ses côtés et a soulevé la nullité des marques communautaires pour fraude et en raison de la nullité du contrat de cession de marque conclu en lui et la société Christian Lacroix

Dans son arrêt du 08 février 2017,  la Cour de Cassation, rappelle certaines règles en matière de dépôt, d’exploitation et de cessation d’une marque verbale.

1. Dépôt frauduleux de marque

Le dépôt de marque réalisé de mauvaise foi est sanctionné par la loi.

S’agissant de la marque française l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle prévoit:

"Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. 

A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement".

Le dépôt frauduleux de marque de l’Union européenne, est prévu à l’article 52 du Règlement 207/2009 sur la marque de l'UE  qui en fait une cause de nullité absolue de la marque :

« 1. La nullité de la marque communautaire est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

...

b) le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. »

En droit français, la victime d'un dépôt frauduleux de marque dispose de deux recours possibles : l’action en revendication, fondée sur l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle, et l’action en nullité de la marque, fondée sur le principe général fraus omnia corrumpit. Cette dernière action permet à une personne lésée par la fraude qui ne souhaite pas devenir propriétaire de la marque déposée frauduleusement - ce qui peut arriver lorsque le dépôt frauduleux est effectué sous une forme qui ne lui correspond pas- elle a la possibilité d’agir en nullité de la marque.

Concernant les marques de l’Union européenne, la victime d'un dépôt frauduleux de marque ne peut pas revendiquer la propriété de la marque. Elle peut uniquement agir en nullité de la marque contre le déposant de « mauvaise foi ». Le dépôt frauduleux peut également constituer un motif d’opposition à une demande d’enregistrement de marque de l’UE lorsque celle-ci a été effectuée par l’agent du titulaire de la marque sans l’accord de son mandant.

Toutefois, la fraude n’est définie ni par les textes ni par les textes européens. Dans ce contexte, les juges se sont attachés à définir cette notion caractérisée par deux éléments :

- la connaissance par le déposant des droits ou de l’usage antérieur auquel il porte atteinte

- l’intention de nuire du déposant.

Dans l’arrêt du 8 février 2017, la Cour de cassation rappelle ces règles et valide la nullité de la marque verbale de l’UE déposée en février 2011 par la société Christian Lacroix en raison de la fraude commise lors de ce dépôt. La Cour rappelle que cette marque a été créée, non pas pour distinguer les produits en identifiant leur origine (finalité essentielle d’une marque), mais essentiellement pour permettre à la société Christian Lacroix de l’opposer dans le cadre de la procédure judiciaire introduite contre la société SICIS SRL pour contrefaçon.

La Cour a considéré que  le  dépôt visait à  détourner le droit de marque de sa finalité essentielle.

La Cour de cassation énonce :

  • que « la connaissance par le demandeur de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ne suffit pas, à elle seule, à établir » un dépôt de mauvaise foi,
  • que la mauvaise foi de la société Christian Lacroix « doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce » au moment du dépôt de la demande d’enregistrement conformément à la jurisprudence constante.

La Cour de Cassation a considéré que le demandeur avait fait enregistrer le signe en tant que marque communautaire sans intention de l’utiliser et que le dépôt n’avait pour but seulement d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché.

2. Absence de risque de confusion entre les produits textiles et les meubles

La Cour de cassation confirme également l’arrêt de la Cour d’appel ayant rejeté la demande de la société Christian Lacroix en contrefaçon de sa marque.

La société Christian Lacroix avait fondé son action en contrefaçon sur sa marque française verbale Christian Lacroix désignant les produits textiles en classe 24 contre la société SICIS qui commercialisait des meubles. La Cour d’appel, avait considéré que, même si les meubles sont recouverts de tissus, ceux-ci sont des produits finis tandis que les tissus sont des produits intermédiaires destinés à être transformés ne visant pas la même clientèle et empruntant des cannaux de distribution différents.

La marque Christian Lacroix désigne « les tissus et textiles, les couvertures de lit et de table et de linge de maison », tandis que la société SICIS SRL commercialise des « luminaires et des pièces de mobiliers », produits non destinés à la même clientèle et n’empruntant pas les mêmes canaux de distribution. Ces produits  n’étaient par conséquent ni similaires, ni complémentaires, ne permettant aucun risque de confusion.

3. Marque de renommée: perte de la renommée 

Marque de renommée: la société Christian Lacroix avait également invoqué, à titre subsidiaire, la renommée de sa marque comme fondement de l’action afin de bénéficier de la protection large prévue par le Code de la Propriété Intellectuelle, permettant de caractériser l’atteinte aux droits de marque du fait de produits non similaires à ceux visés dans l’enregistrement.

La Cour rappelle que la renommée doit s’apprécier à la date d’exploitation du signe litigieux, mais tout en tenant compte d’éléments antérieurs à son exploitation.

En l’espèce, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel qui avait écarté la renommée de la marque Christian Lacroix en France. La Cour d’appel avait analysé les conditions antérieures d’exploitation de la marque Christian Lacroix :

  • En 2009, la société Christian Lacroix avait cessé toute activité relative à la Haute Couture et le prêt-à -porter pour se limiter à la seule gestion des licences de marque
  • Son chiffre d’affaires avait considérablement baissé, passant de 30 millions à 4,6 millions d’euros
  • L’exploitation de la marque concernait pour l’essentiel des produits commercialisés à l’étranger et n’attestait pas d’une renommée sur le territoire français
  • Un sondage versé aux débats témoignait du déclin de la connaissance de la marque par le public.
  • La société Christian Lacroix n’apportait pas la preuve de parts de marché ou d’investissements consacrés à la promotion de la marque

S'agissant du caractère de marque de renommée Christian Lacroix, la Cour de cassation a suivi la Cour d’appel laquelle  « a pu déduire que cette dernière n’avait pas conservé aux yeux du public une renommée lui permettant de bénéficier de la protection élargie de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n’est pas fondé » ;

Cet arrêt confirme le constat inédit de la perte de la renommée d’une marque.

4. Contrat de cession de marque patronymique 

Finalement la Cour de Cassation a cassé la décision de la Cour d’Appel sur ce volet relatif à la cession de la marque Christian Lacroix.

La Cour d’appel avait en effet considéré que le contrat appelé «  cession de marque » autorisant la société Christian Lacroix à utiliser le nom patronymique du créateur, notamment pour déposer des marques respectives, ne prévoyait aucun terme et était donc nul du fait de la prohibition des engagements perpétuels. En conséquence de cette nullité, la société Christian Lacroix n’avait pas le droit de déposer sa marque communautaire en 2008 et aurait dû demander l’autorisation de Christian Lacroix pour la déposer.

La Cour de cassation censure ce raisonnement de la Cour d’appel sur le fondement des articles 1134 (ancien) et 1780 du Code civil, considérant que la cession de marque octroyée par le couturier à la société Christian Lacroix est un contrat à exécution successive dans lequel aucun terme n’était prévu, et qu’ainsi il n’est pas entachée de nullité mais constitue en revanche une convention à durée indéterminée que chaque partie peut résilier unilatéralement, sous réserve de respecter un préavis raisonnable.

Suite à cet arrêt de la Cour de cassation, il devient indispensable de déterminer, de manière réfléchie, une durée aux cessions de marque et aux autorisations d’utilisation du nom patronymique d'un individu au profit d'une  société qui envisage de capitaliser à long terme sur ce nom à titre de marque.

Les avocats d'Oolith, spécialistes en droit des marques, restent à l'écoute en cas de problématiques contractuelles dans ces matières.

 

 

 

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